5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

5.4.1. Adequações na especificação

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

a) Toda a especificação pode ser alocada em outra classe;

b) Parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada;

c) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

Conforme disposto no art. 12 da Resolução INPI/PR nº 248/2019, a partir de 9 de março de 2020, serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

a) Os itens da especificação podem ser alocados em outras classes, desde que a quantidade total de classes resultante da alteração não seja superior à quantidade de classes reivindicadas no ato do depósito;

b) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

Ao promover, de ofício, alterações na especificação, o INPI poderá excluir os termos genéricos e os produtos e serviços não enquadrados nas classes reivindicadas, sendo informada no despacho tal alteração.


5.4.2. Especificação incompatível com as classes reivindicadas

Nos casos de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, será verificada a possibilidade de alteração de ofício, conforme orientações expressas no item 5.4.1 Adequações na especificação. Caso a especificação não se enquadre nas hipóteses elegíveis de alteração previstas na referida subseção, será formulada exigência para que o requerente reapresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) em vigor à data de depósito do pedido.

A partir de 9 de março de 2020, com a disponibilização do peticionamento relativo ao sistema multiclasse, caso não seja possível realizar as alterações de ofício conforme previsto no item 5.4.1 Adequações na especificação, serão formuladas exigências para que o requerente:

a) Realize o pagamento de retribuição complementar referente à inserção de novas classes ou indique se deseja excluir produtos ou serviços, a fim de adequar a especificação à quantidade de classes reivindicadas no ato do depósito;

b) Reapresente especificação com termos suficientemente claros e precisos.

A exigência deve ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) em vigor à data de depósito do pedido.

No cumprimento da exigência de que trata o item “a” acima, caso o requerente não realize o pagamento da retribuição complementar referente à inserção de novas classes e não indique os produtos ou serviços da especificação a serem excluídos, o INPI realizará de ofício a adequação devida.

Informações adicionais sobre a alteração de classe ou especificação a pedido do requerente podem ser encontradas na seção 9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços.


5.4.3. Especificação contendo termos pré-aprovados

As especificações de produtos e serviços formadas por termos pré-aprovados pelo INPI estão dispensadas da análise de sua adequação à classificação, não sendo formulada exigência com tal finalidade.

A partir da entrada em vigor, em 11/03/2014, da Resolução INPI/PR nº 127/2014, que adotou o formulário eletrônico com especificação de livre preenchimento, não serão aceitos eventuais anexos contendo especificação adicional em pedidos depositados eletronicamente. Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da mencionada resolução, tais anexos não serão conhecidos pelo INPI, devendo tal decisão constar do despacho a ser publicado na RPI.


5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais termos ou expressões não deverão constar da especificação de produtos e serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, esses sinais não se enquadrarão no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição disposta no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Quando tais marcas constarem da especificação, as mesmas serão substituídas pelas denominações reais dos produtos ou serviços.


5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a licitude de sua atividade ou para que os substitua por itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem naquela condição.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

  • Especificação formada unicamente por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.
  • Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O deferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de substituição de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Serviços de loteria

Os serviços de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” e “VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” enquadram-se no rol das atividades prestadas pelos permissionários da Caixa Econômica Federal e seus homólogos na esfera estadual, sendo seu exercício lícito, se atendidas as condições estabelecidas no processo licitatório. Desta forma, não serão formuladas exigências no caso de pedidos de registros de marcas que visem assinalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS”, “ATIVIDADES LOTÉRICAS” e outros serviços análogos, sendo aplicada, na especificação, a ressalva “[VENDA DE BILHETES DE LOTERIA]“ logo após o(s) referido(s) item(ns).

Vale observar que, em vista do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 6.259/44, a ressalva supracitada não será aplicada aos pedidos de registro de marca depositados pela própria Caixa Econômica Federal e por instituições homólogas da esfera estadual, para assinalar tais serviços, já que as mesmas estão legalmente autorizadas a explorar todas as atividades previstas nos serviços de loteria.


5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade

Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados na documentação comprobatória da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil, a fim de determinar os produtos ou serviços para os quais a prioridade será aceita.


5.4.7. Especificação de pedidos de marca tridimensional

A especificação do pedido deverá indicar de forma precisa a finalidade da marca tridimensional que, diferentemente das marcas tradicionais, poderá estar restrita a uma gama menor de produtos ou serviços em razão de sua forma plástica. Desse modo, nem sempre será possível ao objeto tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou serviços, devido às limitações inerentes à sua própria forma.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
Frasco de creme para pentear os cabelos que assinalava vários
itens da classe 03, incluindo "batons" e "lápis de sobrancelhas".
Em se tratando de formas que constituam o próprio produto ou seu acondicionamento, os sinais são registráveis apenas se houver adequação da especificação à forma reivindicada.
Forma de produto (sabonete) que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "hastes
flexíveis"
, "toalhas" e "lenços para a face".