5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

5.4.1. Adequações na especificação

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

a) Toda a especificação pode ser alocada em outra classe;

b) Parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada;

c) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

Na hipótese prevista no item "A", poderão ser excluídos da especificação os termos genéricos e os produtos e serviços não enquadrados na classe reivindicada, sendo informada no despacho tal alteração.


5.4.2. Especificação incompatível com a classe reivindicada

Nos casos de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, será verificada a possibilidade de alteração de ofício, conforme orientações expressas no item 5.4.1. Adequações na especificação. Caso a especificação não se enquadre nas hipóteses elegíveis de alteração previstas na referida subseção, será formulada exigência para que o requerente reapresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) em vigor à data de depósito do pedido.

Informações adicionais sobre a alteração de classe ou especificação a pedido do requerente podem ser encontradas na seção 9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços.


5.4.3. Especificação contendo termos pré-aprovados

As especificações de produtos e serviços formadas por termos pré-aprovados pelo INPI estão dispensadas da análise de sua adequação à classificação, não sendo formulada exigência com tal finalidade.

A partir da entrada em vigor, em 06/03/2014, da Resolução nº 127/14, que adotou o formulário eletrônico com especificação de livre preenchimento, não serão aceitos eventuais anexos contendo especificação adicional em pedidos depositados eletronicamente. Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da mencionada resolução, tais anexos não serão conhecidos pelo INPI, ficando tal decisão consignada no despacho a ser publicado na RPI.


5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais termos ou expressões não deverão constar da especificação de produtos e/ou serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, esses sinais não se enquadrarão no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição disposta no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Quando tais marcas constarem da especificação, as mesmas serão substituídas pelas denominações reais dos produtos ou serviços.


5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a licitude de sua atividade ou para que os substitua por itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem naquela condição.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

  • Especificação formada unicamente por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.
  • Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O indeferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de substituição de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Serviços de loteria

Os serviços de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” e “VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” enquadram-se no rol das atividades prestadas pelos permissionários da Caixa Econômica Federal e seus homólogos na esfera estadual, sendo seu exercício lícito, se atendidas as condições estabelecidas no processo licitatório. Desta forma, não serão formuladas exigências no caso de pedidos de registros de marcas que visem assinalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS”, “ATIVIDADES LOTÉRICAS” e outros serviços análogos, sendo aplicada, na especificação, a ressalva “[VENDA DE BILHETES DE LOTERIA]“ logo após o(s) referido(s) item(ns).

Vale observar que, em vista do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 6.259/44, a ressalva supracitada não será aplicada aos pedidos de registro de marca depositados pela própria Caixa Econômica Federal e por instituições homólogas da esfera estadual, já que as mesmas estão legalmente autorizadas a explorar todas as atividades previstas nos serviços de loteria.


5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista

A especificação do pedido de registro de marca depositado com reivindicação de prioridade unionista deverá conter produtos ou serviços idênticos ou correspondentes aos elencados no pedido ou registro estrangeiro de onde se origina o direito de prioridade. Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados no documento de comprovação da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil.

Vale observar que é admitida a restrição dos produtos ou serviços elencados no pedido/registro de origem da prioridade, seja por meio de maior detalhamento ou por ressalva expressa.

Se a especificação apresentada no pedido incluir produtos ou serviços que ampliam o escopo daquela constante do documento de comprovação da prioridade, será formulada exigência para que o requerente restrinja a abrangência da especificação ao contido na documentação comprobatória ou declare se deseja abrir mão da prioridade a fim de manter a especificação originalmente reivindicada. Caso as restrições apresentadas sejam insuficientes, a especificação original será mantida e a prioridade unionista será retirada de ofício, com a consequente republicação do pedido.

Exemplos:

Documento
de prioridade unionista
Pedido em exame Observações
Abacaxi, maçã e banana Banana A especificação será aceita uma vez que a retirada dos itens "abacaxi" e "maçã" constitui restrição.
Vestuário em geral Lingerie, camisas, chinelos e bonés A especificação será aceita uma vez que o detalhamento dos produtos constantes do pedido/registro estrangeiro configura restrição.
Seguros Seguros, apenas para veículos de frete A especificação será aceita uma vez que a ressalva "apenas para veículos de frete" constitui restrição.
Óculos, óculos de sol Óculos, óculos de sol, instrumentos de medição óptica, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos de medição Será formulada exigência para que o requerente restrinja a especificação a fim de adequá-la ao contido no pedido/registro estrangeiro ou abra mão da prioridade unionista.

5.4.7. Especificação de pedidos de marca tridimensional

A especificação do pedido de registro de marca tridimensional deverá indicar de modo preciso a finalidade da marca que, diferentemente das marcas tradicionais, poderá estar restrita a uma gama menor de produtos ou serviços em razão de sua forma plástica. Desta forma, nem sempre será possível ao objeto tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou serviços, devido às limitações inerentes à sua própria forma.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
Frasco de creme para pentear os cabelos que assinalava vários
itens da classe 03, incluindo "batons" e "lápis de sobrancelhas".
Em se tratando de formas que constituam o próprio produto ou seu acondicionamento, os itens da especificação devem ser compatíveis com a forma reivindicada, sob pena de exclusão daqueles considerados incompatíveis (caso dos itens grifados nos exemplos à esquerda).
Forma de produto (sabonete) que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "hastes
flexíveis"
, "toalhas" e "lenços para a face".