11.3.3 Exame

11.3.3.1 Ordem das filas de de exame

As designações recebidas pelo Brasil serão organizadas nas mesmas filas dos pedidos depositados diretamente no INPI, definidas no item 5.1 Ordem das filas de exame.


11.3.3.2 Prazos de exame

De acordo com as disposições do Decreto Legislativo nº 98 de 2019 e do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri, da data da notificação da designação do Brasil será contado o prazo limite de 18 (dezoito) meses para que o INPI notifique eventual recusa à proteção da marca objeto da inscrição internacional.

A recusa apresentada dentro do prazo limite não é, necessariamente, uma decisão final. Assim, o INPI poderá notificar uma recusa provisória, que poderá ser confirmada ou retirada posteriormente. Desta forma, o exame substantivo da designação do Brasil deverá ocorrer em até 18 (dezoito) meses da data da designação, devendo ser considerados todos os possíveis impedimentos legais à proteção da marca objeto da inscrição internacional.

Na hipótese de nenhuma recusa ter sido notificada tempestivamente, a extensão da proteção ao Brasil será conferida, como prevê o art. 5(5) do Protocolo de Madri, desde que realizado o pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Mais informações podem ser encontradas no item 11.3.4.1 Concessão.

As hipóteses de recusa à proteção marcária estão detalhadas no subitem Notificações aplicáveis dos itens 11.3.3.5 Exame substantivo e 11.3.3.6 Recursos.

11.3.3.3 Exame formal

O exame formal é a etapa em que são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Caso estas condições sejam atendidas, a designação do Brasil será publicada na Revista da Propriedade Industrial. Como as inscrições internacionais que designam o Brasil serão recebidas em língua estrangeira, antes da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial serão traduzidas para o português as seguintes informações:

a) Lista de produtos e serviços;

b) Lista de produtos e serviços para os quais houve reivindicação de prioridade, se for o caso; e

c) Descrição de marcas tridimensionais, se for o caso.

Após a tradução destas informações, ocorrerá o exame formal, no qual deverão ser observados os procedimentos a seguir.

Forma de apresentação

No que se refere à forma de apresentação, será analisado se a marca foi classificada corretamente. As seguintes alterações poderão ocorrer:

a) Marcas nominativas em caracteres não latinos:

Caso a marca seja composta por palavras escritas em alfabetos distintos da língua vernácula (como é o caso do hebraico, cirílico e árabe) ou ideogramas (como o japonês e o chinês), a forma de apresentação será alterada para mista ou figurativa, em concordância com as definições do item 2.3 Formas de apresentação. Nestes casos, a marca será classificada de acordo com a Classificação Internacional de Viena.

b) Marcas sem classificação:

Nas designações provenientes da inscrição internacional, somente as marcas nominativas e as tridimensionais são classificadas quanto à forma de apresentação, de modo que caberá ao exame formal proceder à correta identificação de marcas figurativas e mistas.

Caso a designação se refira a marca sob forma de apresentação diversa, como no caso de marca sonora, o sinal será classificado como tal e caberá ao exame de mérito decidir acerca da sua registrabilidade. Na hipótese de a designação recebida não se referir a sinal distintivo visualmente perceptível, a designação do Brasil será indeferida por infringência ao art. 122 da Lei da Propriedade Industrial.

Imagem da Marca

Não é possível alterar a imagem da marca objeto de uma designação do Brasil, uma vez que esta deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Por este motivo, as seguintes situações não ensejarão formulação de exigência formal:

a) Problemas de nitidez;

b) Apresentação de duplicações ou variações da marca;

c) Rasuras na imagem da marca;

d) Diversas vistas de marca tridimensional na mesma imagem.

As marcas provenientes da inscrição internacional classificadas, quanto à forma de apresentação, como nominativas, vêm acompanhadas de imagem contendo a(s) palavra(s) reivindicada(s) em tipologia comum. Na etapa de exame formal, essas imagens serão excluídas, bem como as indicações referentes à Classificação Internacional de Viena, e permanecerá nos dados da marca apenas o elemento nominativo.

Natureza

Nas designações provenientes da inscrição internacional, as marcas coletivas e de certificação serão identificadas sob a natureza “Marca coletiva, marca de certificação ou marca de garantia”, de modo que caberá ao exame formal proceder à correta identificação de marcas coletivas e de certificação.

Documentos comprobatórios de prioridade

Na etapa de exame formal, não será realizada verificação dos documentos comprobatórios de prioridade, uma vez que os mesmos não são encaminhados às Partes Contratantes designadas.

Documentos obrigatórios para marcas coletivas e de certificação

Caso a designação recebida refira-se a marca coletiva ou de certificação, será encaminhada notificação de recusa provisória total de proteção à Secretaria Internacional, informando que deverão ser apresentados em língua portuguesa, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação correspondente na RPI, os documentos obrigatórios previstos nos arts. 147 e 148 da LPI e descritos nos itens 5.14 Análise de pedidos de marca coletiva e 5.15 Análise de pedidos de marca de certificação. O exame da designação recebida aguardará o fim do prazo em referência.

A obrigatoriedade de apresentação dos documentos em questão no prazo citado constitui requerimento específico da legislação brasileira. Como tal, devem ser apresentados diretamente ao INPI por meio do formulário eletrônico adequado (apresentação de documentos, código 381), devendo ser observado o disposto no item 11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI. Decorrido o prazo e não fornecidos os documentos, a designação recebida pelo Brasil será arquivada, nos termos do parágrafo único dos arts. 147 e 148 da LPI, e uma confirmação de recusa provisória total será notificada à Secretaria Internacional.

Como solicitar o serviço
Serviço: Apresentação de documentos
Código: 381
Classificação dos produtos e serviços

Como a Secretaria Internacional analisa a especificação de produtos e serviços e faz as adequações necessárias à Classificação Internacional de Nice antes de enviar os dados às Partes Contratantes designadas, não haverá exame formal quanto à classificação dos produtos e serviços.


11.3.3.4 Publicação para oposição

Após o exame formal, as designações serão publicadas na Revista da Propriedade Industrial, abrindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias contínuos para a interposição de oposições. Havendo apresentação de oposição, o requerente será notificado e poderá apresentar manifestação sobre a oposição no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação da existência de oposição na Revista da Propriedade Industrial.

Cabe ressaltar que a notificação da existência de oposição a uma designação do Brasil será publicada apenas na Revista da Propriedade Industrial, não sendo enviada comunicação ao titular da inscrição internacional por intermédio da Secretaria Internacional. Desta forma, recomenda-se que o titular da inscrição internacional acompanhe as publicações na Revista da Propriedade Industrial, a fim de tomar conhecimento de eventual oposição e apresentar manifestação, se desejar.

A manifestação sobre a oposição deverá ser apresentada diretamente ao INPI, devendo ser observado o disposto no item 11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI.

Vale lembrar que a manifestação sobre a oposição não é obrigatória. As alegações apresentadas nas oposições serão avaliadas durante o exame da registrabilidade do sinal e, se julgadas procedentes, serão apontadas como base legal para a recusa provisória notificada à Secretaria Internacional, contra a qual o titular da inscrição internacional poderá apresentar recurso.

As designações do Brasil para as quais foi interposta oposição serão analisadas com base no disposto no item 5.12 Análise de pedidos com oposição.


11.3.3.5 Exame substantivo

Na etapa de exame substantivo, as designações recebidas pelo Brasil serão analisadas segundo os requisitos de liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal. Também serão analisados as eventuais oposições de terceiros, as manifestações do titular da inscrição internacional e os documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

Conforme preceitua o art. 5(2)(a) do Protocolo de Madri, a eventual notificação de recusa à proteção deverá informar todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção à marca objeto da designação.

Neste sentido, quando necessária a notificação de recusa provisória para comunicar a formulação de exigência, o sobrestamento ou a suspensão do exame da designação, a recusa apontará todas as infrações aos dispositivos legais, listando todas as anterioridades impeditivas, se houver, bem como suas respectivas listas de produtos e serviços.

Após o prazo de 18 (dezoito) meses, nenhuma outra norma legal ou anterioridade poderão ser apontadas como impedimento ao registro. Contudo, admite-se que novas recusas provisórias sejam notificadas, mesmo que indiquem outras normas ou anterioridades, contanto que tal notificação ocorra dentro do prazo citado.

Análise da especificação

No exame da especificação, não será verificado se os produtos e serviços são compatíveis com as classes às quais foram atribuídos na Classificação Internacional de Nice, uma vez que a Secretaria Internacional analisa a especificação de produtos e serviços e faz as adequações necessárias antes de enviar os dados às Partes Contratantes designadas.

São aplicáveis ao exame da especificação, todavia, os demais critérios do item 5.4 Análise da especificação de produtos e serviços, incluindo a formulação de exigência para itens genéricos e a exclusão de termos equivalentes a produtos e serviços considerados ilícitos.

A exclusão ou alteração de itens da especificação caracterizam um deferimento parcial da designação, e serão comunicados por meio de uma notificação de recusa provisória total de proteção, conforme disposto no §1º do art. 20 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Análise da legitimidade

Para a aferição da legitimidade do titular da inscrição internacional que designa o Brasil devem ser observadas as disposições constantes do item 5.5 Análise da legitimidade do requerente, que se aplicam a todos os titulares nos casos de designações em regime de cotitularidade. No tocante a marcas coletivas e de certificação, deve ser observado o disposto nos itens 5.5.5 Marcas coletivas e 5.5.6 Marcas de certificação.

Análise da reivindicação de prioridade

A Secretaria Internacional não recebe ou envia documentos comprobatórios de prioridade, e os pedidos oriundos do Protocolo de Madri estão dispensados de apresentá-los, conforme disciplina o art. 4(2) do mencionado tratado. Portanto, não será realizada verificação dos documentos comprobatórios de prioridade.

Análise da liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário

São aplicáveis ao exame substantivo das designações recebidas todos os critérios detalhados nos itens 5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário, 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário, 5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário e item 5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário.

Entretanto, não serão formuladas exigências para a exclusão de elementos irregistráveis do sinal requerido como marca, uma vez que não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Nestes casos, será notificada recusa provisória enviada para comunicar o indeferimento ou o deferimento parcial da designação, indicando o dispositivo legal aplicável.

Quanto ao exame da disponibilidade do sinal marcário, cabe ressaltar que, nos casos em que a designação recebida for idêntica a marca anterior registrada no Brasil em nome do mesmo titular para assinalar os mesmos produtos e serviços, não serão aplicáveis à designação as disposições do art. 124, inciso XX, da Lei da Propriedade Industrial.

Análise de designações com oposição

São aplicáveis ao exame substantivo das designações recebidas os critérios detalhados no item 5.12 Análise de pedidos com oposição. Entretanto, como não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional, não será admitida a retirada de parte irregistrável do sinal, ainda que em sede de defesa em face de oposição de terceiros.

Análise de designações referentes a marcas tridimensionais

Na análise de designações recebidas referentes a marcas tridimensionais, são aplicáveis os critérios do item 5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional. No entanto, ressalta-se que não é possível alterar a imagem da marca objeto de uma designação do Brasil, uma vez que esta deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Desta forma, na hipótese da designação recebida pelo Brasil referir-se a partes de um conjunto marcário reivindicadas como marca tridimensional, tais como a tampa de um frasco, não serão formuladas exigências para que a forma plástica seja apresentada em sua totalidade, e o exame terá prosseguimento observando todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicáveis.

Análise de designações referentes a marcas coletivas

Na análise de designações recebidas referentes a marcas coletivas, são aplicáveis os critérios do item 5.14 Análise de pedidos de marca coletiva.

Análise de designações referentes a marcas de certificação

Na análise de designações recebidas referentes a marcas de certificação, são aplicáveis os critérios do item 5.15 Análise de pedidos de marca de certificação.

Análise de designações referentes a sinais não visualmente perceptíveis

Na hipótese de a designação recebida não se referir a sinal distintivo visualmente perceptível, a designação do Brasil será indeferida por infringência ao art. 122 da Lei da Propriedade Industrial.

Notificações aplicáveis

No curso do exame substantivo de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:

Notificação de recusa provisória total de proteção:

As notificações de recusa provisória total, na forma da Regra 17(1) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, serão enviadas para comunicar:

a) Formulação de exigências durante o exame;

b) Suspensão do exame em razão de ação judicial;

c) Sobrestamento do exame;

d) Decisão de indeferimento da designação;

e) Decisão de deferimento parcial da designação; ou

f) Arquivamento de ofício da designação pendente de exame em face do disposto no art. 135 da LPI.

A recusa provisória total decorrente do deferimento parcial da designação informará:

  • que a declaração de concessão da proteção só será enviada após a decisão de eventual recurso da segunda instância administrativa; e
  • que, caso não seja interposto recurso, será enviada declaração de concessão da proteção em relação aos produtos e serviços para os quais o sinal for registrável.

A recusa provisória total enviada para notificar a suspensão do exame em razão de ação judicial ou o sobrestamento do exame informará o prazo de 60 (sessenta) dias contínuos para que o titular da inscrição internacional que designa o Brasil apresente manifestação sobre a recusa.

Declaração de concessão de proteção total:

As declarações de concessão de proteção serão comunicadas por ocasião do deferimento da designação, na forma da Regra 18ter(1) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri.

Ressalta-se que o deferimento da designação ocorrerá quando o sinal examinado não infringir nenhum dispositivo legal e atender às condições de registrabilidade previstas em relação a todo o escopo de proteção reivindicado.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção total, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item 11.3.4.1 Concessão.

Declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame substantivo da designação do Brasil, a declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18ter(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar:

a) Decisão de deferimento da designação, nos casos em que tenha sido enviada uma notificação de recusa provisória total da proteção; ou

b) Manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não interposição de recurso.

Em relação à alínea “a” acima, destaca-se que a declaração de concessão deverá informar que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item 11.3.4.1 Concessão.

Confirmação de recusa provisória total:

Durante o exame substantivo da designação do Brasil, as notificações de confirmação de recusa provisória total serão enviadas, na forma da Regra 18ter(3) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar:

a) Arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;

b) Manutenção da decisão de indeferimento da designação em razão da não interposição de recurso; ou

c) Manutenção, em decorrência da não interposição de recurso, do arquivamento total de ofício da designação pendente de exame em face do disposto no art. 135 da LPI.


11.3.3.6 Recursos

Às inscrições internacionais que designam o Brasil serão assegurados os mesmos direitos de manifestação e recurso garantidos aos requerentes de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. São, portanto, aplicáveis ao exame da matéria os mesmos critérios, condições e remédios descritos na LPI e no capítulo 7 Recursos e processos administrativos de nulidade. Cabe ressaltar que, para recorrer de decisão administrativa, o requerente deverá apresentar o competente recurso diretamente no INPI, devendo ser observado o disposto no item 11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI.

Análise do recurso

Caso tenha expirado o prazo de 18 (dezoito) meses instituído pelo art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri, não será possível apontar, na etapa de análise do recurso, outros impedimentos legais que não tenham sido elencados em recusas provisórias enviadas anteriormente.

Além disso, como não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional, não será admitida a retirada de parte irregistrável do sinal, ainda que em sede de recurso.

Notificações aplicáveis

No curso do exame de recurso de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de recurso de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:

Declaração de concessão de proteção total posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, a declaração de concessão total posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18ter(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar a reforma total do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Nestes casos, a declaração de concessão informará que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção total posterior a uma notificação de recusa provisória, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item 11.3.4.1 Concessão.

Declaração de concessão de proteção parcial posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, a declaração de concessão parcial posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18ter(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, nas seguintes hipóteses:

a) Manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou

b) Reforma parcial do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Nestes casos, a declaração de concessão não informará que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção parcial posterior a uma notificação de recusa provisória, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item 11.3.4.1 Concessão.

Confirmação de recusa provisória total:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, as notificações de confirmação de recusa provisória total ocorrerão, na forma da Regra 18ter(3) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, nos seguintes casos:

a) Manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso; ou

b) Manutenção, em grau de recurso, do arquivamento total de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da LPI.


11.3.3.7 Notificação de decisões posteriores

Finalizado o exame da registrabilidade da marca objeto de uma designação do Brasil, inclusive em grau de recurso, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que afetem a proteção de uma marca objeto de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional, na forma da Regra 18ter(4) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri. A comunicação informará a situação da marca e os produtos e serviços protegidos no Brasil, se houver.

Desta forma, o INPI comunicará por meio de uma notificação de decisão posterior as seguintes situações, dentre outras:

a) a declaração de extinção da designação pela caducidade, total ou parcial, nos termos do inciso III do art. 142 da LPI, ou a sua reforma em grau de recurso;

b) a declaração de nulidade da designação;

c) o cancelamento de ofício da designação, total ou parcial, nos termos do art. 135 da LPI, ou a sua reforma em grau de recurso; e

d) a extinção da designação referente a marca coletiva ou de certificação, nos termos do art. 151 da LPI, de 1996.

Cabe ressaltar que o INPI comunicará uma decisão posterior que afete uma designação do Brasil ainda que caiba recurso contra esta decisão. Nestes casos, havendo provimento total ou parcial do recurso, o INPI comunicará nova decisão posterior à Secretaria Internacional, informando a situação da marca e os produtos e serviços protegidos no Brasil, se houver.


11.3.3.8 Irregularidades nas notificações

De acordo com a Regra 17(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, as notificações de recusa provisória deverão indicar:

a) O número da inscrição internacional e, conforme o caso, outras indicações que permitam sua identificação, como o elemento nominativo da marca;

b) Todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção à marca objeto da designação;

c) Se a recusa afeta todos os produtos e serviços, ou os produtos e serviços afetados; e

d) O prazo limite para interposição de recurso ou apresentação de manifestação, bem como as condições para a prática do ato.

Ainda de acordo com a Regra 17(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, quando os fundamentos da recusa citarem registro anterior, deverão ser informados: o número do pedido ou registro; as datas de depósito, de prioridade (se houver) e de registro (se houver); o nome e o endereço do depositante ou titular; e a reprodução da anterioridade e a respectiva lista de produtos e serviços, que poderá ser enviada em português.

As recusas provisórias são anotadas e publicadas na Gazeta da OMPI. A anotação informará se a notificação trata de recusa total ou parcial, bem como os números das classes afetadas.
Nos termos da Regra 18(1)(a) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, a notificação de recusa provisória será desconsiderada se:

a) O documento não contiver o número da inscrição internacional ou indicações que permitam a identificação da inscrição internacional;

b) O documento não informar o(s) motivo(s) da recusa provisória; ou

c) O documento for enviado após o prazo de 18 (dezoito) meses.

Em observância à Regra 18(1)(b) do Regulamento Comum, constatada qualquer das irregularidades descritas, a Secretaria Internacional não procederá à anotação, mas transmitirá uma cópia da recusa provisória ao titular da inscrição internacional. A Secretaria Internacional informará ao INPI e ao requerente que a recusa foi desconsiderada. Caso o prazo de 18 (dezoito) meses ainda não tenha expirado, nova notificação de recusa provisória poderá ser enviada.

A recusa provisória que não fornecer informações sobre a possibilidade de recurso ou manifestação, bem como os prazos para a prática do ato também será desconsiderada, a menos que uma retificação seja encaminhada pelo INPI no prazo limite de 2 (dois) meses da notificação da irregularidade pela Secretaria Internacional. Retificada a irregularidade, será mantida a data da recusa provisória anteriormente enviada, nos termos da Regra 18(1)(d) do Regulamento Comum.

Havendo outras irregularidades, a Secretaria Internacional anotará a recusa provisória e convidará o INPI a retificá-la no prazo de 2 (dois) meses, conforme orienta a Regra 18(1)(c) do Regulamento Comum.

Após o recebimento de uma notificação de recusa, o titular da inscrição internacional tem direito aos mesmos meios de recurso e manifestação garantidos aos requerentes de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Cabe ressaltar que a Secretaria Internacional não opina quanto aos fundamentos da recusa nem intervém em matéria substantiva.