5·10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

Dispõe o inciso X do art. 124 da LPI que não é registrável como marca:

"(...) sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina".

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso NÃO ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência

Vale observar que esta norma legal não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX do art. 124 da LPI. Contudo, esta regra se aplica aos casos de reprodução ou imitação de indicação geográfica não registrada no Brasil.

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
VINHO DA FRANÇA Bebidas alcoólicas, exceto cervejas Irregistrável se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos.
SWISS MILITARY Relógio Irregistrável se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios.
AZEITE DE OLIVEIRA O PURO ACEITE DE OLIVA ESPANHOL Azeite Irregistrável para requerente italiano por induzir à falsa procedência, uma vez que a Espanha é país conhecido por produzir azeite.

Marcas constituídas pela sigla "DOC"

A sigla “DOC”, originada da expressão “Denominação de Origem Controlada” (ou “Denominazione di Origine Controllata”, em italiano), é comumente utilizada em diversos países como identificador de indicações geográficas, sendo aposta em seguida ao nome da localidade ou região produtora. No caso de marcas contendo a sigla “DOC” associados a termos ou expressões não registrados como indicação geográfica, é observado, cumulativamente:

a) Se o pedido visa assinalar produto ou serviço habitualmente protegido por indicação geográfica; e

b) Se o elemento “DOC” cumpre função de indicação de procedência/denominação de origem, levando o consumidor a entender que o produto teria como origem região ou localidade objeto de indicação geográfica.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa indicação de procedência ou qualidade. Nos casos em que o elemento “DOC” esteja acompanhado de nome de indicação geográfica existente, o sinal será analisado à luz dos procedimentos estabelecidos para aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI.

Programas de governo

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos bens e serviços assinalados.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
LUZ PARA TODOS Elementos elétricos básicos e para iluminação Irregistrável, exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/2003, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade

O exame da falsa indicação de natureza, qualidade ou utilidade restringe-se à verificação da existência de indicação de uma característica que o produto ou serviço não possui, desde que a mesma seja capaz de levar o consumidor ao engano. Assim, não se aplica a proibição disposta no inciso X do art. 124 da LPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
CURAGRIPE Medicamentos Irregistrável, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe.
REFRIGERANTE Aguardente de cana Irregistrável, uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano.
CURVELO CAMISAS Camisas, camisetas, casacos, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus Registrável, uma vez que o sinal visa assinalar "camisas", entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano.
Vale observar que, em caso de caducidade, caberá ao titular comprovar o uso da marca para os produtos reivindicados, sob pena de caducidade parcial do registro em relação aos produtos não semelhantes ou afins àqueles para os quais o sinal foi efetivamente usado.
Bebidas alcoólicas, exceto cervejas Registrável, em vista do caráter irreal e inverossímil do adjetivo "MILAGROSA" no conjunto em questão.
IN NATURA Molho de tomate Irregistrável, uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura.
INQUEBRÁVEL Louças Irregistrável, uma vez que não há louça totalmente inquebrável.
SEM FRITURA Batata frita Irregistrável, por não existir batata frita sem fritura.

Entretanto, se a indicação de qualidade, por hipótese, for verdadeira, deverá se revestir de suficiente distintividade para que o sinal não incida na vedação imposta pelo art. 124, inciso VI da LPI.

Marcas contendo os termos "certificação", "certificado, "certificador" e suas variações

A presença dos termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano, de modo a constituir infringência do disposto no inciso X do art. 124 da LPI, ressalvados os casos em que tais vocábulos figuram em contextos não relacionados com a certificação em si.

Nos casos em que a presença dos elementos mencionados, acompanhados de outros elementos distintivos, seja capaz de levar o consumidor ao engano, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos vocábulos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.