6.5 Caducidade

6.5.1 Legítimo interesse

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos, na expectativa de direitos ou no interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante, sempre observado o princípio da especialidade.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

  • Marca registrada idêntica ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
  • Pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos ou afins ainda pendente de decisão final;
  • Direito de personalidade;
  • Direitos autorais;
  • Outros direitos que caracterizem a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

6.5.2 Requisito de admissibilidade

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;

b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;

c) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração ou com o documento juntado dentro do prazo previsto, salvo casos em que tenham sido apresentados pelo próprio titular, serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.


6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

A investigação do uso da marca abrangerá os cinco anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5(cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Meios de prova

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros
Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentação ilegível ou sem data
Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Documentos fiscais
Os documentos fiscais apresentados deverão:

  • Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
  • Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
  • Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos
Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

Titulares domiciliados no exterior ou produtos fabricados em país estrangeiro
No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova de uso da marca deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização dos produtos no país.

Documentos em língua estrangeira
Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

Produtos para exportação
Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

Uso simultâneo de diversas marcas
O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma de per se.

Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional
Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

Marca cedida
Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão.

Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados
Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

Marca coletiva
Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

Marca de certificação
Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN nº 51/1981)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra a marca caducanda. Neste sentido, as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

O exame do uso da marca será feito com base no detalhamento da especificação trazido aos autos pelo titular, passando o mesmo a constar do registro. Vale observar que, havendo afinidade dos bens ou serviços elencados na nova especificação e nas classes nacionais, a comprovação de uso de um deles é suficiente para manutenção dos demais.

Exemplo:

Classe Nacional Detalhamento da especificação Observações
29.10, 29.20 e 29.30 Carne, carne em conserva, carne congelada, peixes frescos e em conserva, legumes e verduras frescos Se comprovado o uso da marca para assinalar carnes (29.10), não se declara a caducidade parcial para os demais produtos, uma vez que o sinal em questão não estaria disponível para registro de terceiros, por se tratar de produtos do mesmo segmento mercadológico.

Por outro lado, se os códigos da classe nacional em que a marca registrada não forem afins, ainda que na mesma classe, o uso tem que ser comprovado para pelo menos um item de cada subclasse nacional.

Exemplo:

Classe Nacional Detalhamento da especificação Observações
07.10 e 07.25 Máquinas para a indústria automotiva, tornos mecânicos, automóveis e motocicletas Deverá ser comprovado o uso para todas as subclasses/produtos constantes do detalhamento da especificação, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação aos códigos e produtos não atestados. Da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

Marca Nominativa
Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, também admite-se como prova a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista
No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa
Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, também admite-se como prova a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional
A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Marca sem reivindicação de cores
A ausência de reivindicação de cores no sinal marcário possibilita que, para fins de caducidade, o uso seja comprovado com aplicação de quaisquer cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.

Exemplo:

Marca originalmente concedida Marca constante da
documentação comprobatória
Observações
As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável "SUCOS & BEBIDAS" e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.

6.5.4 Caducidade parcial

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI:

“O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.


6.5.5 Desuso por razões legítimas

Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação do desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil:

“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.”

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

“São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.”

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

  • Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
  • Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
  • Se as provas apresentadas evidenciam a materialização de sérias e efetivas providências por parte do titular do direito para usar a marca no Brasil.

6.5.6 Caducidade de marca coletiva

O art. 153 da LPI estabelece que a marca coletiva pode ser caducada se o registro não for utilizado por mais de uma pessoa autorizada, observando as condições previstas nos arts. 143 a 146. Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva é facultada aos membros da coletividade, sendo excluída como meio de prova a utilização da mesma pela entidade representativa ou terceiros.


6.5.7 Exame da caducidade

A análise da caducidade leva em consideração, em sua primeira etapa, as condições estabelecidas no item 6.5.2 Requisito de admissibilidade para o conhecimento da petição, bem como a avaliação da legitimidade do requerente, detalhada no item 6.5.1 Legítimo interesse.

Os documentos e argumentos apresentados pela titular do registro caducando serão apreciados seguindo as orientações dispostas nas seções 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca e 6.5.5 Desuso por razões legítimas, conforme o caso. Durante o exame, também podem ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

Após analisados os autos e, se for o caso, cumpridas as exigências formuladas, decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca. Vale observar que cabe recurso de ambas as decisões.

Desistência do pedido de caducidade

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010.


6.5.8 Despachos aplicáveis

Notificação da caducidade

Na notificação da caducidade de marca registrada concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra o registro caducando.

Declaração ou denegação da caducidade

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos por titular do registro.

A declaração de caducidade pode ser feita seja por falta de contestação por parte da titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, pela falta de uso efetivo da marca ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

Ressalta-se que das decisões de declarar ou denegar a caducidade cabe recurso.

Caducidade parcial

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para parte dos produtos ou serviços assinalados, declara-se instituída a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais. 

Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Exigência

Durante o exame da caducidade, podem ser formuladas exigências com o intuito de esclarecer duvidas sobre a documentação apresentada. Tais exigências devem ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, como as demais exigências de exame de mérito.

Decisão de não conhecer petição de caducidade

Conforme disposto no art. 145 da LPI, não deverão ser conhecidos os requerimentos de caducidade de marca cujo uso tiver sido comprovado ou tiver sido justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Também não serão conhecidas as petições de caducidade apresentadas antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de concessão do registro.