5.14 Análise de pedidos de marca coletiva

5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva

O exame da registrabilidade de marca coletiva não difere do exame de registrabilidade de marca de produtos ou serviços, compreendendo as mesmas condições e atributos que seriam necessários para um registro destas naturezas. Cabe observar, no entanto, o disposto no art. 154 da LPI:

"A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro".

Portanto, a ocorrência de anterioridades impeditivas nas condições acima mencionadas acarretará o indeferimento com base no art. 124, inciso XII, da LPI, que regula:

"Não são registráveis como marca reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154".

Da mesma forma, não terá previsão legal especial o exame de registrabilidade de uma marca de qualquer natureza com respeito a uma anterioridade impeditiva de natureza coletiva, excetuando-se o disposto no inciso XII do art. 124 da LPI. Cabe observar, ainda, que qualquer colidência realizada envolvendo marcas coletivas será feita de acordo com o princípio da especialidade, afastando-se a possibilidade de associação errônea entre marcas que visam assinalar produtos/serviços de segmentos mercadológicos diferentes entre si.

Requerente do pedido

Conforme a definição desta natureza de marca e de acordo com o disposto no § 2º do art. 128 da LPI, o pedido de registro de marca coletiva deve ser depositado por pessoa jurídica representativa da coletividade, podendo esta entidade exercer atividade distinta da de seus membros. Para determinar a observância com o dispositivo legal mencionado, serão consideradas as evidências presentes no objeto social declarado ou constantes do contrato social anexado aos autos, a fim de se verificar se a entidade requisitante do registro de marca coletiva pode ser caracterizada como uma entidade representativa de ou composta por associados/participantes.

A existência de mensalidades ou taxas de manutenção de associação, emissão de certificados de associados, condições para associação e indicação de reuniões periódicas entre os membros são elementos que podem ser trazidos para corroborar a legitimidade do requerente do pedido de registro de marca coletiva. Caso os elementos constantes nos autos não sejam suficientes para dirimir quaisquer dúvidas quanto à natureza do requerente do pedido de registro de marca coletiva, elementos adicionais podem ser exigidos para análise conclusiva.

Vale mencionar que, apesar de distinta, a atividade do requerente deverá guardar afinidade com a atividade dos membros da coletividade, assim como com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Regulamento de utilização da marca coletiva

O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado do regulamento de utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e conforme a Instrução Normativa nº 19/2013. Caso o regulamento não acompanhe o pedido, este documento deve ser protocolizado no prazo de até 60 (sessenta) dias da data do depósito da referida marca, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, em conformidade com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

O regulamento submetido pelo requerente deve conter os itens a seguir, sob pena de formulação de exigência para eventual correção ou clarificação:

a) Descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;

c) Pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do sinal;

d) Condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;

e) Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas condições previstas no item "d".

Quaisquer outras disposições gerais podem ser adicionadas pelo requerente/titular da marca, caso seja de sua vontade. Deve ser ressaltado que, se o regulamento de utilização fizer referência a qualquer documento pertinente à aplicabilidade do contido neste regulamento, o referido documento deve constar como anexo, sob pena de formulação de exigência para adequação a esta regra.

Cabe observar que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI, as modificações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através de petição descrevendo tais alterações, sob pena de as mesmas não serem consideradas.

O regulamento de utilização contendo as alterações será analisado de acordo com o estabelecido anteriormente, estando sujeito a formulação de exigências para adequação a tais restrições. Exigências não cumpridas com respeito à adequação do regulamento acarretam o arquivamento do pedido de registro, caso o mesmo não possua um regulamento adequado em seus autos, ou o arquivamento da petição de alteração de regulamento, caso exista nos autos regulamento de formatação adequada apresentado anteriormente.

Caso as alterações ao regulamento de utilização encontrem-se de acordo com o estabelecido anteriormente, tal alteração é aceita, sendo comunicada através de despacho adequado na RPI.