11.3 Inscrições internacionais que designam o Brasil¶
- 11.3 Inscrições internacionais que designam o Brasil
11.3.1 Como formular o pedido¶
A designação do Brasil deve ser solicitada diretamente à Secretaria Internacional. Cabe ressaltar que, no ato da designação, deverá ser paga à Secretaria Internacional a primeira parte da retribuição individual referente à designação do Brasil, que deve ser calculada por meio do site a seguir:
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglês)
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espanhol)
https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francês)
Ao designar o Brasil para extensão territorial da proteção da inscrição internacional, o requerente deve declarar exercer, em território brasileiro, a atividade que a marca assinala efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob as penas da lei, conforme Art. 128 §1º da LPI. Tal declaração consta das notas de rodapé do formulário de designações, que pode ser obtido no endereço a seguir:
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglês)
https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (espanhol)
https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francês)
11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI¶
Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contínuos contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição.
Os requerimentos referentes a designações do Brasil apresentados diretamente no INPI, bem como qualquer documento que os acompanhe, deverão ser redigidos em português. Documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar acompanhados de tradução simples.
O capítulo 3 Como formular pedido de registro ou petição de marca contém informações sobre todos os serviços relativos a um pedido ou registro de marca. Deverá ser observado o disposto neste capítulo acerca do serviço a ser protocolado junto ao INPI.
Ressalta-se que, conforme parágrafo único do art. 1º da Res. 247/2019, o peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.
11.3.3 Exame¶
A partir de uma inscrição internacional, o requerente poderá designar Partes Contratantes, e a solicitação de extensão territorial da proteção da inscrição internacional é enviada para as Administrações das Partes Contratantes designadas.
As designações recebidas pelo Brasil estão sujeitas às condições de exame e processamento previstas na LPI e aos critérios de exame descritos no capítulo 5 Exame substantivo.
11.3.3.1 Ordem das filas de de exame
11.3.3.2 Prazos de exame
11.3.3.3 Exame formal
11.3.3.4 Publicação para oposição
11.3.3.5 Exame substantivo
11.3.3.6 Recursos
11.3.3.7 Notificação de decisões posteriores
11.3.3.8 Irregularidades nas notificações
11.3.4 Concessão, prorrogação e extinção¶
11.3.4.1 Concessão¶
Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão da proteção ou uma declaração de concessão posterior a uma recusa provisória, o INPI enviará notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, em conformidade com o art. 8(7) do Protocolo de Madri e com a Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. Essa notificação indicará que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos contados da publicação do deferimento da designação na Revista da Propriedade Industrial.
Não efetuado o pagamento no prazo previsto, a designação será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado prevista no Regulamento Comum. Informações adicionais podem ser encontradas no item 11.4.3.2 Prazos junto à Secretaria Internacional.
11.3.4.2 Prorrogação¶
Para que continue a produzir efeitos no País, a prorrogação da inscrição internacional em relação ao Brasil deverá ser solicitada pelo titular junto à Secretaria Internacional por meio do Formulário MM11. É importante destacar que, para fins de prorrogação, as designações posteriores do Brasil acompanham o prazo de vigência da inscrição internacional, independentemente da data em que a designação posterior foi notificada ou examinada pelo INPI.
As designações de inscrições internacionais pendentes de exame que não forem prorrogadas em relação ao Brasil ao fim de sua vigência serão arquivadas, e serão extintas aquelas que tiverem sido concedidas.
O pagamento das retribuições relativas à prorrogação poderá ser efetuado nos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo final de vigência da inscrição internacional, mediante o pagamento de retribuição adicional, conforme disciplina a Regra 30(1)(a) do Regulamento Comum.
Caso o titular não deseje prorrogar a inscrição internacional em relação a alguma Parte Contratante designada, o pagamento das retribuições deverá ser acompanhado por declaração que informe a Secretaria Internacional a esse respeito, nos termos da Regra 30(2)(a) do Regulamento Comum.
11.3.4.3 Extinção¶
A designação do Brasil extingue-se, total ou parcialmente:
a) Pela expiração do prazo de vigência da inscrição internacional, quando não prorrogada em relação à designação do Brasil;
b) Pela restrição à lista de produtos e serviços a respeito da designação do Brasil;
c) Pela renúncia, em uma inscrição internacional, a respeito da designação do Brasil;
d) Pelo cancelamento, total ou parcial, da inscrição internacional; ou
e) Pela caducidade.
Quanto à alínea “a” acima, informa-se que a prorrogação de inscrições internacionais devem ser solicitadas junto à Secretaria Internacional e que o INPI somente extinguirá a designação após receber a notificação de que a designação do Brasil não foi prorrogada, nos termos da Regra 31(4) do Regulamento Comum.
No que se refere à alínea “d” acima, ressalta-se que, quando o cancelamento da inscrição internacional tenha sido solicitado pela Administração de origem, o titular da inscrição internacional poderá solicitar a transformação da designação do Brasil em pedido ou registro nacional. Mais informações podem ser obtidas no item 11.3.7 Transformação.
Em relação à alínea “e” acima, destaca-se que a análise de petições de caducidade de designações do Brasil será realizada em conformidade com o disposto no item 6.5 Caducidade.
Mais informações sobre restrição, renúncia e cancelamento podem ser obtidas no item 11.3.5 Anotações.
11.3.5 Anotações¶
De acordo com o art. 28 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, as seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como Parte Contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI:
- alteração de nome e endereço do titular;
- alteração de titularidade;
- restrição à lista de produtos e serviços;
- renúncia à designação;
- cancelamento da inscrição internacional;
- divisão de inscrições internacionais decorrentes de anotações de alteração de titularidade; e
- fusão de inscrições internacionais, desde que oriundas de divisão decorrente de alteração de titularidade.
11.3.5.1 Alteração de nome e endereço do titular
11.3.5.2 Alteração de titularidade
11.3.5.3 Restrição, Renúncia e Cancelamento
11.3.5.4 Divisão
11.3.5.5 Fusão
11.3.6 Anotação de substituição¶
De acordo com o disposto no art. 4bis(2) do Protocolo do Madri, o titular de uma inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional. Será verificado se:
- O registro nacional e a inscrição internacional estão no nome do mesmo titular;
- A proteção da inscrição internacional se estende ao Brasil;
- Todos os produtos e serviços listados no registro nacional também estão listados na inscrição internacional a respeito do Brasil;
- A designação do Brasil produz efeitos após a data do registro nacional; e
- O registro nacional está em vigor.
Atendidas as condições para a substituição, o INPI procederá à anotação da substituição em sua base de dados e informará a Secretaria Internacional. A solicitação será indeferida caso as condições não sejam atendidas. A decisão sobre a substituição será publicada na Revista da Propriedade Indsutrial.
Da decisão que indeferir a anotação de substituição caberá interposição de recurso, nos termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, contados da publicação do indeferimento da petição na Revista da Propriedade Industrial.
Caso o registro nacional esteja em prazo extraordinário de prorrogação, o exame da petição de anotação de substituição aguardará o fim deste prazo ou a realização do pagamento da prorrogação.
11.3.7 Transformação¶
De acordo com o disposto no art. 9 quinquies do Protocolo de Madri, quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for total ou parcialmente cancelada a pedido da Administração de origem, o titular da inscrição internacional poderá, no prazo de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, solicitar ao INPI a transformação da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca.
A transformação será processada em relação a todos os produtos e serviços cancelados e apenas nos casos em que o cancelamento houver sido solicitado pela Administração de origem.
Nos processos decorrentes de transformação, serão mantidas a data de depósito, e, quando houver, a data da proridade da designação. Caso a designação já tenha sido concedida, também será mantido, no registro decorrente da transformação, o período de vigência da designação. Caso a designação ainda não tenha sido concedida, seu prazo de vigência iniciará após a eventual concessão do pedido decorrente de transformação.
Os atos praticados em relação à designação serão aproveitados, desde que realizados até a data do cancelamento da inscrição internacional. As eventuais comunicações enviadas pelo INPI mas não recepcionadas pela Secretaria Internacional serão novamente notificadas, sendo reabertos quaisquer prazos aplicáveis.
Ao ser notificado pela Secretaria Internacional do cancelamento de uma inscrição internacional a pedido da Administração de origem, o INPI publicará na Revista da Propriedade Industrial o cancelamento da designação do Brasil, informando os produtos e serviços cancelados, bem como o prazo limite, de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, para o peticionamento da transformação da designação.
Caso a transformação não seja peticionada no referido prazo, será publicada a extinção ou o arquivamento, total ou parcial, da designação do Brasil.
Havendo peticionamento no referido prazo, o INPI procederá à transformação da designação em relação a todos os produtos e serviços cancelados. Após o processamento da transformação, o requerente poderá protocolar petição de renúncia ou desistência parcial, conforme o caso.
A designação do Brasil será transformada em pedido nacional, se ainda não houver sido examinada, ou em registro nacional, se a proteção à designação já tiver sido concedida.
A solicitação de transformação não será conhecida quando apresentada fora do prazo aplicável ou quando não se referir a uma inscrição internacional cancelada a pedido da Administração de origem.
11.3.8 Correção de erros pela Secretaria Internacional¶
A Secretaria Internacional poderá efetuar retificações de ofício ou por solicitação do titular ou de uma Administração, nos termos da Regra 28 do Regulamento Comum.
Promovidas as devidas correções, a Secretaria Internacional notificará o titular e as Administrações das Partes Contratantes designadadas, em concordância com a Regra 28(2) do Regulamento Comum.
Conforme disposto na Regra 28(3) do Regulamento Comum e no art. 32 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, ao ser notificado pela Secretaria Internacional acerca de retificações em uma inscrição internacional que designe o Brasil, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil, podendo anular ou convalidar seus atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.
Ainda de acordo com a Regra 28(3) do Regulamento Comum, o INPI poderá enviar recusa provisória, no prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da data da notificação, caso, após a retificação, a proteção não possa ser conferida à designação do Brasil.
A designação do Brasil será considerada inexistente quando o INPI for notificado pela Secretaria Internacional de retificação informando que a inscrição internacional não designa o Brasil, que não houve pagamento da primeira parte da retribuição individual, ou que esta designação não deve ser considerada.