5.19 Despachos aplicáveis¶
5.19.1 Exigência¶
A exigência é o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo. A mesma deverá ser respondida em até 60 (sessenta) dias de sua publicação, conforme o que dispõe o art. 159 da LPI.
Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.
As seguintes hipóteses ensejam a formulação de exigência no exame substantivo:
a) Especificação de produtos ou serviços inadequada
É formulada exigência quando se constata que a especificação de produtos ou serviços é genérica, contém produtos e serviços de diferentes classes, inclui termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos, apresenta indicação geográfica registrada no Brasil ou pendente de exame administrativo pelo INPI, ou quando há dúvida quanto à sua licitude. Orientações específicas sobre o exame da especificação e as circunstâncias que acarretam a formulação de exigências podem ser obtidas na seção 5.4 Análise da especificação de produtos e serviços.
b) Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros
Há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome civil, imagem, pseudônimo ou nome artístico de terceiros, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular do direito de personalidade, conforme disposto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.
c) Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro
Também há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular, conforme disposto nos incisos XIII e XVII do art. 124 da LPI.
d) Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação
Outro caso de formulação de exigência é quanto à atividade informada. Em que pese o formulário de petição de marca dar a oportunidade de o usuário marcar sob as penas da lei que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, com base no art. 128 da LPI, no momento da análise, pode ser solicitado que o requerente esclareça alguma dúvida quanto ao exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados.
e) Procuração ou documentação referente à prática conjunta de atos ausente, ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação
Será formulada exigência nos casos de procuração ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, fora do prazo de validade, que omita dados obrigatórios ou que apresente informações divergentes, conforme orientações dispostas no item 5.6.1 Procuração e documentação referente à prática conjunta de atos.
Serão igualmente alvo de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de procuração, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.
Em casos de pedidos com titulares estrangeiros, o artigo 217 da LPI obriga o requerente a constituir representação legal no Brasil, podendo o advogado ou agente apresentar o documento de procuração em até 60 (sessenta) dias do primeiro ato da parte, sob pena de arquivamento.
Em processos em regime de cotitularidade nos quais não seja constituído procurador único com poderes para representar todos os requerentes, caso a documentação comprobatória da prática conjunta do ato não tenha sido apresentada, em atendimento ao disposto no §1º do art. 57 da Portaria INPI nº 8/2022, será formulada exigência para sua apresentação. Também serão formuladas exigências para adequação da documentação quando, por exemplo, apresentada de forma ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, em caso de ausência de assinatura de algum dos requerentes ou procuradores, ou quando não for possível identificar os signatários do ato praticado.
f) Documentos de comprovação da prioridade incompletos, ilegíveis, desacompanhados de tradução ou ausentes
Em casos de pedidos com prioridade, a exigência pode ser formulada quando os documentos apresentados estiverem incompletos (seja tradução, especificação ou dados da marca) ou ilegíveis a ponto de impedir a identificação das informações necessárias, conforme orientações contidas na seção 5.6.2 Documento comprobatório de prioridade.
Também serão objeto de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.
g) Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil
Caso o sinal em exame contenha reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil, poderá ser formulada exigência para que o requerente declare seu desejo de prosseguir seu pedido com a retirada de tal termo, se respeitadas as condições estabelecidas no item 5.11.10 Indicação geográfica.
h) Regulamento de utilização de marca coletiva ilegível, incompleto ou inadequado
Serão objeto de exigência os regulamentos de utilização de marca coletiva ilegíveis ou que não atenderem os requisitos dispostos seção 5.14.1 Exame de marca coletiva. O mesmo é válido para as modificações do regulamento apresentadas posteriormente pela titular do registro.
i) Documentação técnica de marca de certificação ilegível, incompleta ou inadequada
Os pedidos de marca de certificação contendo documentação técnica ilegível, incompleta ou inadequada ao disposto na seção 5.15 Análise de pedidos de marca de certificação também serão objeto de exigência.
j) Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico
Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item 5.17 Convivência entre marcas. Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes declarem conjuntamente tal relação empresarial.
k) Exigência para opoente em oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI
Quando do exame de oposições com base no inciso V do art. 124 da LPI, nos casos em que os produtos ou serviços reivindicados no pedido oposto não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, poderá ser formulada exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade alegada, conforme instruções constantes do item 5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI.
Retirada da parte irregistrável da marca no âmbito de resposta ou contestação a exigência¶
Se, em resposta a uma exigência, o requerente do pedido solicitar, em sua defesa, a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, será admitida a possibilidade de alteração da marca nos termos do Parecer INPI/PROC nº 48/2003, se atendidas as seguintes condições:
a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido;
b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.
Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.
Exemplos:
| Marca original | Marca alterada por solicitação do requerente | Observações |
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Em resposta à exigência para apresentação de autorização para registro como marca de obra artística, o requerente solicita a retirada da imagem protegida por direito autoral de terceiro do sinal pleiteado. A alteração será aceita e o signo subsistente será analisado à luz das demais proibições legais. |
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Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI. |
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Cumprimento de exigência | |
| Código: | 340 | |
| Informações adicionais: | 3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições |
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5.19.2 Sobrestamento¶
Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.
Tal hipótese pode contemplar, dentre outras, as seguintes situações de anterioridades:
a) Pedido em aguardo do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência de registro e emissão de certificado;
b) Pedido em aguardo do prazo de interposição de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;
c) Pedido em aguardo do exame de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;
d) Pedido ou registro em aguardo da decisão definitiva sobre procedimento de transferência de titularidade;
e) Pedido de registro de indicação geográfica pendente de decisão;
f) Processo em aguardo da decisão definitiva de reconhecimento de alto renome;
g) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);
h) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre petição de caducidade;
i) Pedido ou registro sub judice.
Durante o exame de pedidos multiclasse, havendo fundamentos para o sobrestamento do exame relativo a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado em relação a todas as classes.
Cabe ressaltar que o sobrestamento por pedido de indicação geográfica ocorrerá ainda que o depósito ou prioridade do pedido em exame seja anterior ao depósito da Indicação Geográfica. Do mesmo modo, o sobrestamento por processos em aguardo da decisão de reconhecimento de alto renome ocorrerá ainda que o depósito ou prioridade do pedido em exame seja anterior à solicitação de reconhecimento de alto renome.
Exceção ao sobrestamento¶
Conforme previsto no art. 23, § 3º, da Portaria INPI nº 8/2022, sempre que pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros pendentes de decisão final, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão a ser publicada na RPI, a fim de subsidiar eventual recurso contra o indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.
Divisão do pedido em caso de sobrestamento do exame¶
| A partir da disponibilização do peticionamento referente à divisão de pedidos de registros no sistema e-Marcas, quando o exame de um pedido multiclasse for sobrestado, o requerente poderá solicitar a divisão do processo, que será processada nos termos do Capítulo VIII da Portaria INPI nº 8/2022: • As classes nas quais não seja possível proferir decisão sobre a registrabilidade do sinal marcário serão mantidas no pedido original, cujo exame permanecerá sobrestado; e • As demais classes comporão um novo pedido, para o qual será proferida decisão sobre a registrabilidade do sinal marcário. O pedido decorrente da divisão em razão do sobrestamento manterá a mesma data de depósito ou prioridade, se houver, do pedido original. A divisão poderá ser solicitada a qualquer momento, enquanto o exame do pedido permanecer sobrestado. O peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas. |
5.19.3 Deferimento¶
O deferimento do pedido de registro ocorre quando o sinal examinado não infringe nenhum dispositivo legal e atende às condições de registrabilidade previstas em todas as classes reivindicadas. Dessa forma, o pedido recebe o deferimento e cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI) ou no prazo extraordinário (30 dias após o término do prazo ordinário), sob pena de arquivamento do pedido de registro.
Informações adicionais sobre a concessão do registro de marca podem ser obtidas no item 6.1 Concessão do registro.
5.19.4 Indeferimento¶
O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas. O titular do pedido indeferido poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:
Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão de recurso e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.
5.19.5 Deferimento parcial¶
O deferimento parcial ocorre quando o sinal examinado é deferido em parte das classes e indeferido nas demais ou quando ocorre a retirada ou alteração, de ofício, de itens da especificação.
A retirada ou alteração de ofício de itens da especificação é uma limitação ao direito, na medida em que determina o escopo de proteção conferido à marca.
O titular do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão proferida em relação às classes indeferidas e à retirada de ofício de itens da especificação, observando, conforme disposto nos artigos 35, 36 e 37 da Portaria INPI nº 8/2022, as seguintes orientações:
- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.
Conforme disposto no art. 38 da Portaria INPI nº 8/2022, na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.
5.19.6 Outros despachos¶
No decorrer do exame substantivo, o pedido de registro e as petições a ele vinculadas podem ser objeto de outros tipos de despacho, como:
Republicação¶
A republicação tem a função de permitir que terceiros se manifestem contra pedido de registro já publicado que sofreu alterações significativas em seus dados bibliográficos. Dentre as situações que ensejam a republicação do pedido de registro, destacam-se:
a) Alteração de especificação genérica solicitada em cumprimento de exigência, conforme disposto no item 9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços;
b) Alteração de especificação contendo indicação geográfica registrada no Brasil ou pendente de exame administrativo pelo INPI, nos termos do item 9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços;
c) Alteração de especificação contendo produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas solicitada em cumprimento de exigência, nos termos do item 5.4.6. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos;
d) Perda da prioridade (retirada de ofício ou por desistência), tratada nas seções 5.6.2 Documento comprobatório de prioridade e 5.4.7 Especificação de pedidos com prioridade;
e) Correção de erros de digitação na marca nominativa, conforme disposto no item 9.1 Alteração da marca;
f) Correção de erros ou omissão na reivindicação de cores, tendo em vista o indicado na seção 9.1 Alteração da marca;
g) Correção no nome do requerente;
h) Inclusão de dados da data de prioridade omitidos em publicações anteriores;
i) Correção de dados da data de prioridade;
j) Inclusão de itens na especificação omitidos na implantação de dados no sistema (pedidos em papel e pedidos eletrônicos com anexo depositados antes do formulário de especificação livre); e
k) Correção de imagem da marca reivindicada em cores erroneamente publicada em preto e branco por incorreção na digitalização (pedidos em papel).
Vale notar que, em princípio, a retirada de itens da especificação (de ofício ou a pedido) e a adequação de divergência entre a declaração da parte nominativa e a imagem da marca não ensejam a republicação do pedido.
Arquivamento por falta de procuração¶
São arquivados os pedidos ou petições protocolados por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não foi anexado aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data do depósito/protocolo, conforme disposto no § 2º do art. 216 da LPI. Vale lembrar que os instrumentos de procuração ilegíveis ou rasurados devem ser objeto de exigência se anexados dentro do prazo mencionado.
Anulação de despacho¶
Estão sujeitos à anulação os despachos efetuados equivocadamente em função de erros formais, tais como:
a) Não observação de prazos legais;
b) Não observação de petições tempestivas;
c) Não observação da ausência de documentos obrigatórios, como procuração, regulamento de uso de marca coletiva, entre outros; e
d) Demais falhas formais que ensejam formulação de exigência ou alteram o andamento do exame dos processos ou petições envolvidos.
Retificação de despacho¶
São passíveis de retificação os despachos com texto incorreto ou incompleto e os despachos com omissão de informações como anterioridades impeditivas, fundamentação legal da decisão, entre outros. A retificação do despacho distingue-se da anulação por não alterar o andamento do processo.
Decisão de não conhecer petição¶
Nos termos do art. 219 da LPI, não serão conhecidas as petições, oposições ou recursos:
a) Apresentados fora do prazo legal;
b) Sem fundamentação legal; ou
c) Desacompanhados de comprovante de pagamento da retribuição correspondente.
Convém observar que, conforme indicado no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedido com oposição, as petições com argumentos e alegações características de oposição protocoladas fora do prazo legal não serão conhecidas, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 219 da LPI.
Ato de prejudicar petição¶
Será prejudicado o exame de petições que carecem de objeto, ou seja, cujo ato pretendido não seja aplicável em virtude da situação processual em que se encontra o pedido, registro ou petição no momento do protocolo da solicitação, dentre os quais, se destacam:
a) Petições de oposição em pedidos arquivados por falta de procuração, por desistência ou por não cumprimento de exigência;
b) Petições de manifestação a uma oposição arquivada, não conhecida ou prejudicada;
c) Petições de transferência de titularidade em pedidos arquivados/indeferidos sem interposição de recurso à época de seu protocolo; e
d) Petições de transferência de titularidade em registros extintos à época de seu protocolo.
No entanto, verificada a existência de ação judicial visando a anulação de atos administrativos como os acima mencionados, prossegue-se com o exame das petições, independentemente de ordem judicial específica para tal fim, passando-se para a próxima etapa de verificações.
Decisão de atender/não atender petição¶
Eventualmente, as partes envolvidas no trâmite do pedido ou registro podem solicitar a correção de dados ou atos relativos ao processo por meio de petição. A pertinência das correções solicitadas é avaliada, sendo atendido ou não atendido o pleito do peticionário.
Vale lembrar que os questionamentos envolvendo discussão sobre o mérito de decisões (recursos, manifestações etc.) são objeto de serviços específicos, não se enquadrando na categoria de retificação por erro do INPI, destinada exclusivamente à correção de erros formais ou materiais.
Decisão de deferir/indeferir petição¶
Durante o exame substantivo, podem ser objeto de deferimento ou indeferimento as petições de:
a) Desistência do pedido de registro;
b) Desistência da petição;
c) Nomeação, destituição ou substituição de procurador;
d) Reivindicação suplementar de prioridade;
e) Renúncia a mandato de procuração;
f) Renúncia a registro de marca;
g) Devolução de prazo; e
h) Correção de dados no processo devido à falha do interessado.
Das decisões de deferir ou indeferir tais petições cabe recurso, conforme previsto no art. 212 da LPI.