5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

Três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública.

Símbolos e monumentos oficiais

De acordo com o inciso I do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“(...) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação”.

Para fins de aplicação desta norma legal, serão consideradas as seguintes definições:

  • Brasão ou armas: a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios.
     
  • Medalha: a insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa.
     
  • Bandeira: símbolo distintivo de uma nação.
     
  • Emblema ou distintivo: símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados.
     
  • Monumento: obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável.
  • Oficial: o que for emanado ou relativo à autoridade legalmente constituída;
  • Público: o que, embora não emanado ou relativo à autoridade, constitui patrimônio comum de todos.

A proibição contida neste inciso é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão. Assim, a proibição pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Nacional.

A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no art. 6 ter da CUP.

O registro de marca contendo elementos característicos presentes em símbolos oficiais também será vedado, em função de sua reprodução e da relação inequívoca que estes elementos possuem com seus símbolos de origem.

Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da imitação da bandeira do Brasil.
Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano:

A proteção conferida por este inciso se dá não apenas sobre símbolos oficiais de entidades governamentais, mas se estende também a símbolos familiares e universais.

Irregistrável uma vez que reproduz denominação e emblema do Mercosul.
Irregistrável, pois reproduz emblema e denominação da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).

Com respeito às designações, o dispositivo legal possui redação clara, sendo vedado o registro de marca que possua em seu conjunto qualquer designação de símbolos oficiais, bem como imitações dessas designações. Dessa forma, sinais marcários constituídos pela própria denominação do símbolo serão indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Ficam ressalvados, no entanto, os casos em que o nome ou denominação do monumento seja indissociável dos nomes ou das denominações das localizações geográficas onde os mesmos se encontram.

Exemplos:

BIG BEN Irregistrável por conter a denominação de monumento.
BANDEIRA DO BRASIL Irregistrável por conter designação de símbolo oficial.
PALÁCIO DO CATETE Irregistrável por ser constituída pela denominação de monumento.
TORRE EIFFAL Irregistrável, uma vez que a marca é constituída por imitação fonética da denominação do monumento “Torre Eiffel”.
Irregistrável, uma vez que reproduz o monumento "Torre Eiffel".
Monumentos e acidentes geográficos

Observa-se que, de acordo com a definição de monumento anteriormente mencionada, os acidentes geográficos encontram-se excluídos do conceito de “monumento”, a menos que tenham recebido algum tipo de interferência humana significativa em sua forma.

PÃO DE AÇÚCAR Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
CORCOVADO Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
PALÁCIO DOS TRÊS PODERES Irregistrável, uma vez que reproduz designação de monumento.
Irregistrável, uma vez que reproduz o monumento "Mount Rushmore National Memorial".
Indicação de cor

Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros símbolos oficiais desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por exemplo.

Exemplos:

Registrável. Simplificação dos traços e utilização de apenas parte do monumento. A identificação do mesmo se dá principalmente pela parte nominativa.
Registrável. Simplificação extrema dos traços a ponto de descaracterizar o monumento.
Registrável. Utilização de traços característicos, enfatizando apenas os elementos mais contrastantes para representar o monumento de forma artística.
Registrável. Simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, e utilização de parte do mesmo como letra integrante do elemento nominativo.
Registrável. Elementos constitutivos simplificados das bandeiras do Reino Unido e dos EUA são apresentados parcialmente e de forma estilizada.
Registrável. Simplificação dos traços com aspecto de pincelada, dando-lhe um caráter artístico. Ademais, pontes pênseis são comuns, sendo a parte nominativa responsável por identificar de qual ponte se trata.
Registrável. Elementos constitutivos simplificados da bandeira brasileira utilizados de forma criativa, com o círculo como um disco.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.

Cunho oficial adotado para garantia de padrão

Já o inciso XI do art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza”.

Para fins de aplicação desta regra legal, leva-se em consideração o produto ou o serviço a ser assinalado. Isso significa que, se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com o produto ou serviço para o qual o cunho oficial é adotado, será ele passível de registro como marca. Caso contrário, o sinal não será passível de registro, ainda que acompanhado de elementos outros que, per se, sejam tecnicamente registráveis.

Para assinalar comércio de alimentos Irregistrável à luz do inciso XI do art. 124 da LPI, uma vez que reproduz fielmente o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos.
S.I.F. Para assinalar serviço de produção de espetáculos ao vivo Registrável.
Para assinalar serviços de reparo de joias e relógios Irregistrável face ao inciso XI do art. 124 da LPI, já que as figuras presentes no conjunto são reproduções de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro.

Sistema de classificação por estrelas no setor de hospedagem

Com a instituição, em 2011 (Portaria MTUR nº 100), do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) pelo Ministério do Turismo, o sistema de classificação por estrelas passou a constituir cunho oficial para garantia de padrão no segmento de hotelaria. Desta forma, incorrem na proibição disposta no inciso XI do art. 124 da LPI, os conjuntos marcários formados por figuras de estrelas idênticas ou semelhantes às previstas no referido sistema de classificação que visem assinalar serviços de hospedagem.

No caso de sinais em que a imagem do sistema de classificação por estrelas esteja acompanhada de outros elementos distintivos, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão da figura em questão do conjunto requerido como marca.

Contudo, a formulação da exigência estará condicionada a que a parte subsistente do sinal marcário não venha a alterar as características principais do conjunto requerido originalmente. além disso, o conjunto resultante deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Título, apólice, moeda e cédula

O inciso XIV do art. 124 da LPI, por sua vez, prevê que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país”.

A proibição é absoluta para a representação figurativa de título, apólice, moeda e cédula dos entes supracitados (independentemente do produto ou serviço a distinguir), desde que sejam de uso corrente, ainda que acompanhado de elementos outros que, per se, sejam tecnicamente registráveis.

O inciso XIV do art. 124 não trata das denominações de título, apólice, moeda e cédula. Uma vez requeridas como marca para assinalar produtos ou serviços que guardem relação com aquelas denominações, será cabível a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Irregistrável por conter representação gráfica da moeda REAL.
Registrável para assinalar "óculos".
Irregistrável para assinalar "serviços de câmbio", uma vez que contém denominação de moeda corrente objeto dos serviços reivindicados, grafada em tipologia banal.
Registrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços, tendo em vista que a moeda não é corrente, ou seja, está em desuso.

5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

Estabelece o inciso III do Art.124 da LPI que não são registráveis como marca:

“expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração”.

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos bens ou serviços em questão.

No que tange à ofensa à honra ou à imagem individual e ao atentado contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, verifica-se:

  • Se o sinal representa uma ofensa individual a um direito de personalidade ou ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 124 da LPI, quando associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida autorização;
  • Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou ideia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode desrespeitar imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos ou ideias.

Desta forma, no ato do exame, será verificado:

a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;

b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

Neste último caso, vale lembrar que os nomes de santos e entidades mais difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, são apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais entidades.

Exemplos:

Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
KU KLUX KLAN Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter termo obsceno estrangeiro.
Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter expressão obscena.
SÃO JORGE Irregistrável para assinalar preservativos.
Registrável para assinalar velas.
Registrável para assinalar serviços de "comércio de produtos eróticos", tendo em vista a natureza dos produtos comercializados. Vale observar que os serviços em questão visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade específicos.
Irregistrável para assinalar brinquedos infantis.