Manual de Marcas »

7. Recursos e processos administrativos de nulidade

7.1 Disposições gerais

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõem os arts. 171 e 212 da LPI:

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 212 (...)
§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas (COREM) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente, e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A COREM atua, ainda, na elaboração de pareceres técnicos para subsidiar a Procuradoria Federal do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2 Recursos

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

7.2.1 Tipos de recursos

Como solicitar o serviço
Serviço: Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca
Código: 3000
Serviço: Recurso de marcas
Código: 333
Informações adicionais: 3.6.3 Petições relativas a manifestações e recurso
Tabela de Retribuições
Serviço Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (código 3000):
Serviço aplicável nos casos de recurso contra o indeferimento de pedido de registro ou contra o deferimento parcial de pedido de registro.
Serviço Recurso de marcas (exceto contra indeferimento de pedido de marca) (código 333):
Serviço aplicável nos casos de recurso contra decisão emitida em uma petição.
Serviço aplicável contra o arquivamento de ofício de pedido de registro, ou contra o cancelamento de ofício de registro de marca.

Em caso de indeferimento ou deferimento parcial de pedidos de registro em sistema multiclasse, deverá ser apresentada uma única petição de recurso contra o indeferimento ou o deferimento parcial do pedido, devendo ser indicadas as classes objeto do recurso, bem como as razões contra o indeferimento ou contra a retirada de ofício de itens da especificação em cada uma destas classes.

Em caso de pedido de registro de marca deferido parcialmente, o recebimento da petição de recurso estará condicionado ao pagamento da concessão nas classes deferidas. O não pagamento da concessão nas classes deferidas ocasionará o arquivamento do pedido de registro, com base no art. 36 da Portaria INPI nº 8/2022, ficando, por consequência, prejudicada eventual petição de recurso contra o deferimento parcial.

O valor referente ao recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto de recurso. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou contra o deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

7.2.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro

O requerente do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão de deferimento parcial do pedido de registro de marca, em relação:

a) às classes indeferidas; e

b) à exclusão ou alteração de ofício de itens da especificação, conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001.

Conforme disposto nos artigos 35, 36 e 37 da Portaria INPI nº 8/2022, em caso de interposição de recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca, deverão ser observadas as seguintes orientações:

  • O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
  • O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
  • Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.

Em caso de arquivamento do pedido de registro por falta de pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes deferidas no deferimento parcial, a petição de recurso será prejudicada por carecer de objeto.

7.3 Processo administrativo de nulidade

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

Entre outras alegações constantes da petição de nulidade administrativa, serão apreciadas aquelas fundadas em direito de precedência, nos termos do art. 129, §1º, da LPI.

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

Conforme disposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Como solicitar o serviço
Serviço: Nulidade administrativa de registro de marca
Código: 336
Informações adicionais: 3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade
Tabela de Retribuições

Na petição de nulidade administrativa, deverão ser indicadas as classes para as quais a nulidade é requerida, bem como as razões para a nulidade de cada uma destas classes.

Cabe ressaltar que o valor referente à petição de nulidade administrativa de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de nulidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

A desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/2008, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN e, por consequência, não será homologada a desistência.

7.3.2 Trâmite dos processos administrativos de nulidade com base no §1º do art. 129 da LPI

A declaração de nulidade de registro de marca com fundamento no § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do pedido de registro de marca depositado posteriormente em nome da impugnante. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o processo administrativo de nulidade ficará sobrestado até a decisão final do pedido depositado pela impugnante.

Deverá ser observada a priorização do pedido da impugnante, que não será indeferido pelo registro impugnado, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em sede de procedimento administrativo de nulidade interposto contra marca registrada por terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI e o registro impugnado será considerado nulo com fundamento no mencionado dispositivo legal, sem prejuízo da análise e aplicação de outras proibições legais concomitantemente. Caso contrário, a alegação com base no § 1º do art. 129 da LPI será considerada improcedente e, a depender da análise de outras argumentações constantes da petição de nulidade, a concessão do registro impugnado ficará mantida.

7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN) podem ser apresentados no INPI por terceiros interessados ou pelo próprio titular, visando a reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a retificação parcial do deferimento ou da sua concessão.

7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas

7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual

Além da legislação específica e dos tratados internacionais, as orientações normativas expedidas pelo INPI norteiam o exame da matéria, tais como:

  • Resoluções, Portarias e Pareceres, com caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI;
  • Pareceres orientadores expedidos pela Procuradoria do INPI; e
  • Jurisprudência administrativa firmada pela segunda instância administrativa do INPI.

7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Deve ser também atendida a Teoria da Substanciação e o Princípio da Fungibilidade:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 16/2008:

(...) "Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente”. (...) “Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada".

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocola requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presentes os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

"Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça".

7.5.3 Exigências durante a instrução recursal

Conforme disposto no artigo 214 da LPI, durante a instrução do recurso, poderão ser formuladas exigências para fins de complementação das razões apresentadas. Respondidas ou não as exigências, o recurso será decidido pelo Presidente do INPI.

Como solicitar o serviço
Serviço: Cumprimento de exigência em grau de recurso/nulidade
Código: 3016
Informações adicionais: 3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência
Tabela de Retribuições

7.5.4 Fundamentação legal

Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo 219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao caso.

7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

Nos termos da Resolução INPI/PR nº 91/2013, editada no INPI em atendimento ao Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela equipe da CGREC ou as informações neles contidas, emitidos como subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, somente será assegurado a partir da sua publicação.