6. Concessão, manutenção e extinção do registro¶
- 6. Concessão, manutenção e extinção do registro
6.1 Concessão do registro¶
A concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado. O registro tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na RPI. Ao final deste prazo, o titular deve providenciar a prorrogação da vigência caso deseje manter o registro de sua marca.
Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.
Conforme disposto nos artigos 35, 36 e 37 da Portaria INPI nº 8/2022, em caso de deferimento parcial do pedido de registro de marca, deverão ser observadas as seguintes orientações:
- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.
- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.
Observações:
Havendo arquivamento parcial de ofício de pedido de registro de marca, por força do disposto no art. 135 da LPI, que se encontre em prazo para apresentação de recurso ou cujo recurso ainda não tenha sido analisado pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à concessão do registro, inclusive em relação às classes em que o pedido de registro foi arquivado de ofício.
Do mesmo modo, havendo petição de desistência parcial que objetive a exclusão de classe(s) inteira(s) e que ainda não tenha sido processada pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à concessão do registro, inclusive em relação às classes que foram objeto da petição de desistência.
6.1.1 Certificado de Registro¶
O certificado é um documento que comprova a concessão do registro de marca, emitido após o pagamento da retribuição correspondente.
Quando do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio e à expedição do certificado de registro (seja no prazo ordinário ou extraordinário), o pedido tem a concessão publicada na RPI e é emitido o certificado de registro, com a data da publicação do ato.
No certificado constarão a marca, o número e data do registro, o nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços por ele assinalados, as características do registro e as prioridades estrangeiras, se houver.
Conforme estabelecido no Capítulo X da Portaria INPI nº 8/2022, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital. Os certificados são expedidos por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI, conforme instruções constantes da letra "e" do item 3.10.2 Pesquisa na base de Marcas.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário) |
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| Código: | 372 | |
| Serviço: | Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo extraordinário) |
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| Código: | 373 | |
| Serviço: | Expedição de segunda via de certificado de registro de marca | |
| Código: | 351 | |
| Informações adicionais: | 3.8 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições |
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6.1.2 Reemissão do certificado de registro¶
O certificado de registro será reemitido nos casos de incorreção de dados bibliográficos motivada por erro ou omissão do INPI. O novo certificado substituirá o certificado anterior incorreto.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) | |
| Código: | 366 | |
| Informações adicionais: | 3.6.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições |
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6.2 Direitos do titular¶
De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular a exclusividade do uso do sinal registrado em todo o território nacional.
A legislação prevê ainda que toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, que usava no país marca idêntica ou semelhante à uma outra depositada no INPI para assinalar ou certificar produto(s) ou serviço(s) idênticos, semelhantes ou afins aos reivindicados, terá direito de precedência ao registro. A cessão desse direito só pode ocorrer com a transferência do negócio da empresa, ou parte deste, que mantenha direta relação com o uso da marca, por meio de alienação ou arrendamento.
É ainda assegurado ao titular da marca o direito de ceder o seu registro ou pedido, bem como licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, evitando que a sua marca seja prejudicada no mercado.
A proteção garantida pela lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda ou documentos relativos à atividade do titular, exercida de maneira lícita e devidamente regulamentada.
Entretanto, a lei não assegura ao titular da marca a sua propriedade absoluta, e sim o direito de usá-la para assinalar com exclusividade os produtos e serviços reivindicados por ele. Dessa forma, o titular não tem o direito de impedir que a sua marca:
- Seja usada por representantes ou distribuidores, juntamente com sinais dos mesmos, na promoção ou comercialização dos produtos que assinala. Exemplo: o posto de combustíveis "SANTA TERESA" poderá indicar que a gasolina comercializada por ele é da marca "ESSO", de titularidade do fornecedor do combustível.
- Seja usada por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Exemplo: o fabricante de discos de freios XYZ pode indicar que o produto se destina aos automóveis "UNO" e "PALIO", marcas de titularidade do fabricante do veículo.
- Seja um impedimento à livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por terceiro com seu consentimento. Exemplo: o fabricante de bicicletas "ABC" não poderá impedir que esses produtos sejam livremente comercializados no mercado interno.
- Seja citada em discurso, obra científica ou literária ou outra qualquer publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo, vulgarizando-a.
6.3 Deveres do titular¶
É dever do titular de marca registrada:
a) Prorrogar o registro a cada 10 (dez) anos, sob pena de extinção do mesmo, nos termos do art. 133 da LPI ;
b) Usar a marca registrada para assinalar os produtos ou serviços para os quais a mesma foi concedida em até 5 (cinco) anos após a data de sua concessão, sob risco de ter decretada a caducidade do registro; e
c) Em caso de titular domiciliado no exterior, constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme estabelecido no art. 217 da LPI, também sob pena de extinção do registro.
6.4 Prorrogação do registro¶
Dispõe o art. 133 da LPI que: "o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos".
Para que seja anotada a prorrogação, deverão ser observadas as seguintes condições:
a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, conforme disposto no § 1º do art. 133 da LPI, ou, se não houver sido apresentado nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia imediatamente subsequente à data do término de vigência do registro, mesmo que este não seja útil, mediante o pagamento de retribuição adicional (§ 2º do art. 133 do mesmo diploma legal);
b) O pedido de prorrogação deve ser formulado pelo titular do direito;
c) A efetuação do pagamento da retribuição correspondente, no exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI, não sendo necessária sua comprovação por meio de petição específica;
d) A declaração, quando da emissão da GRU, de que a atividade social do titular continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro; e
e) O titular do registro de marca coletiva e de certificação deve continuar a observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação.
Considerando o previsto na letra “C”, as procurações outorgando poderes específicos para prorrogação de registro, caso apresentadas, devem ser interpostas por meio de petição de “Apresentação de documentos (em petição)" (Serviço 381).
Conforme estabelecido no Capítulo X da Portaria INPI nº 8/2022, o certificado do registro de marca prorrogado é expedido exclusivamente em formato digital. Os certificados são expedidos por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.
Vale lembrar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo ordinário) |
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| Código: | 374 | |
| Serviço: | Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo extraordinário) |
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| Código: | 375 | |
| Informações adicionais: | 3.8 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições |
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Observações:
Havendo caducidade parcial ou cancelamento parcial de ofício de registro de marca que se encontre em prazo para apresentação de recurso ou cujo recurso ainda não tenha sido analisado pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à prorrogação do registro, inclusive em relação às classes para as quais foi declarada a caducidade ou nas quais o registro foi cancelado de ofício.
Do mesmo modo, havendo petição de renúncia parcial que objetive a exclusão de classe(s) inteira(s) e que ainda não tenha sido processada pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à prorrogação do registro, inclusive em relação às classes que foram objeto da petição de renúncia.
6.5 Caducidade¶
Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.
Assim dispõe o art. 143 da LPI sobre o instituto da caducidade:
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas
§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.
Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.
Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que iniciou o uso da marca no Brasil ou não interrompeu o uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.
6.5.1 Legítimo interesse
6.5.2 Requisito de admissibilidade
6.5.3 Período de investigação da caducidade
6.5.4 Investigação e comprovação de uso efetivo da marca
6.5.5 Alteração do caráter distintivo original
6.5.6 Caducidade parcial
6.5.7 Desuso por razões legítimas
6.5.8 Caducidade de marca coletiva
6.5.9 Exame da caducidade
6.5.10 Despachos aplicáveis
6.6 Extinção do registro¶
Conforme estabelece o art. 142 da LPI, o registro de marca é extinto pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal.
Fim do prazo de vigência¶
Quando o titular do direito não protocola o pedido de prorrogação ao longo do último ano de vigência do registro ou nos seis meses subsequentes ao fim do decênio, a marca é extinta, conforme estabelecido no inciso I do art. 142 da LPI.
Renúncia total ou parcial¶
A renúncia a um registro pode ser total ou parcial, cabendo ao titular do direito protocolar petição específica para tal procedimento acompanhada, se for o caso, de procuração outorgando poderes específicos para renunciar àquela marca ou à parte dos produtos ou serviços por ela assinalados, conforme estipulado no inciso II do art. 142 da LPI.
Na renúncia total, o titular do registro abre mão de todos os produtos ou serviços reivindicados na especificação. Na renúncia parcial, o titular abre mão de parte dos serviços ou produtos reivindicados na especificação.
A petição de renúncia pode ser apresentada em qualquer momento após a concessão do registro, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para renunciar caso tenha sido protocolada por intermédio de representante legal. Sua ausência acarretará o indeferimento da petição de renúncia total.
Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, a petição de renúncia deverá conter assinatura de todos os cotitulares ou ser peticionada por procurador único, com poderes para representar todos os cotitulares do registro, sob pena de indeferimento da petição de renúncia.
As petições de renúncia nomeadas equivocadamente pelo usuário como "desistência" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes expressos para renunciar a registros.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Renúncia a registro de marca | |
| Código: | 388 | |
| Serviço: | Renúncia parcial a registro de marca | |
| Código: | 3018 | |
| Informações adicionais: | 3.6.8 Petições de desistência ou renúncia Tabela de Retribuições |
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Observação: O serviço de Renúncia a Registro de Marca (código 388) deverá ser utilizado para requerer a renúncia total a registro de marca. Importante ressaltar que este serviço não é válido para a renúncia parcial a registro de marca, caso em que deverá ser utilizado o serviço de Renúncia Parcial a Registro de Marca (código 3018), com a indicação de alteração da lista de produtos ou serviços para os quais se deseja a renúncia.
Renúncia total ou parcial de marca coletiva¶
De acordo com o art. 152 da LPI, a renúncia dos direitos sobre o registro de marca coletiva só pode ser requerida de acordo com os termos do contrato social ou estatuto da própria entidade representativa da coletividade, ou conforme previsto no regulamento de utilização do sinal.
Caducidade¶
O registro de marca também pode ser extinto após exame de requerimento de caducidade, se restar provado que o sinal registrado não foi utilizado no país ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro (art. 143 da LPI).
Nesse caso, o registro é extinto por caducidade, passando o sinal a estar novamente disponível para registro.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Caducidade | |
| Código: | 337 | |
| Informações adicionais: | 3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade Tabela de Retribuições |
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Cabe ressaltar que o valor referente à petição de caducidade de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de caducidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.
Inobservância do art. 217 da LPI¶
O registro pode ser extinto se o titular do direito, sendo pessoa não domiciliada no país, não constituir ou manter procurador no Brasil para representá-lo judicial e administrativamente.
Extinção de marcas coletivas e de certificação¶
Além das razões estipuladas no art. 142 da LPI, os registros de marcas coletivas e de certificação podem ser extintos nas situações previstas no art. 151 do mesmo diploma legal:
- Se a entidade deixar de existir; e
- Se a marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.