Manual de Marcas » 05 Exame substantivo »

5.12 Análise de pedidos com oposição

5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição

Petição com características de oposição protocolada fora do prazo legal

As petições contendo argumentos e alegações características de oposição que tenham sido protocoladas fora do prazo previsto no caput do art. 158 da LPI não serão conhecidas em vista do disposto no inciso I do art. 219 do mesmo diploma legal:

Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

Caso a petição tenha sido protocolada dentro do mencionado prazo, será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de oposição, cabendo a formulação de exigências para a complementação da taxa em caso de pagamento a menor.

Exigências para a opoente

Cabe à impugnante apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com a documentação cabível. Desta forma, a princípio, não serão formuladas exigências para apresentação de provas adicionais ou para esclarecimentos de divergências argumentativas.

Se as alegações apresentadas se referirem a processo distinto do examinado, será verificado se a opoente solicitou, via petição, a correção do engano. Caso não conste solicitação de correção, a oposição será considerada improcedente uma vez que o pedido atacado diverge daquele para o qual a oposição foi protocolada.

Vale notar que são formuladas exigências envolvendo questões formais, como procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação, para fins de saneamento do processo.

Busca em exames de pedidos com oposição

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI.

Retirada da parte irregistrável da marca

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, caso o requerente do pedido, em sua defesa, solicite a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do sinal se atendidas as seguintes condições:

a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido; e

b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original Marca alterada
por solicitação
do requerente		 Observações
PÉ-DE-MOLEQUE PÉ Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão “DE-MOLEQUE" alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
Alteração será aceita. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
Alteração será aceita. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.
Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.

5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal

A repressão à concorrência desleal encontra-se prevista no inciso V do art. 2º da LPI e no art. 10º bis da CUP, abaixo transcritos:

Lei nº 9.279, de 14/05/1996 - LPI

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
(...)
V - repressão à concorrência desleal.

Convenção da União de Paris - CUP

Art. 10 Bis
1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos artigos 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI

Com a entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 107/2013, a partir de 10/03/2014, o reconhecimento do alto renome de uma marca passou a ser requerido por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma, e não mais como matéria de defesa, através de uma impugnação. Dessa forma, passam a inexistir os serviços “Oposição com base em alto renome” e “Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome”.

Assim sendo, para que um titular alegue o art. 125 da LPI em uma oposição ou nulidade administrativa, é necessário que ele já tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no INPI ou que já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.

5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI

Os artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP encerram a exceção ao princípio da territorialidade, dispondo que:

Lei nº 9.279, de 14/05/1996 - LPI

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Convenção da União de Paris - CUP

Art. 6 bis
Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Tendo em vista que a Convenção da União de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante:

a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;

b) Tem legitimidade para impugnar;

c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.

Essas diretrizes também serão observadas nos casos de marcas de serviço, pois, embora a norma da CUP não inclua tais marcas, a legislação brasileira reconhece que as mesmas são igualmente passíveis de possuir notoriedade e reconhecimento, fazendo jus à proteção além do limite territorial (art. 126, § 1º, da LPI).

Contudo, para o conhecimento das impugnações com fundamento na norma legal do art. 6º bis da CUP, é necessário observar o disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no art. 126 da LPI.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 50 da Portaria INPI nº 8/2022, quando a marca em disputa for registrada no exterior em nome de mais de um cotitular, deverá ser comprovado o depósito no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no art. 126 da LPI. Entretanto, a oposição poderá ser apresentada por apenas um dos cotitulares da marca anteriormente registrada no exterior.

5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI

O inciso V do art. 124 da LPI estabelece ser irregistrável como marca:

(...) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

Conforme exposto no item 5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento e observando as orientações contidas no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;

b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;

c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;

d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e

e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois cabe ao impugnante apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

As alegações apresentadas com base no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes detiver o direito sobre o nome empresarial em questão. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação detiver o direito sobre o nome empresarial em questão.

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção ao princípio atributivo do direito de marcas é o usuário de boa fé que comprova a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

Art. 129. (...)
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

a) Fundamentar sua reivindicação, em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, anexando provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e

b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

As alegações apresentadas com base no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 50 da Portaria INPI nº 8/2022, deverá ser comprovado o depósito da marca em disputa no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no §1º do art. 129 da LPI. A oposição, entretanto, poderá ser apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado.

Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Período de emissão ou publicação das provas

Para fins de comprovação do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, o conjunto probatório apresentado pelo impugnante deverá evidenciar o uso continuado do sinal há pelo menos 6 (seis) meses contados da data de prioridade ou depósito do pedido de registro de marca sob impugnação, sob pena de serem consideradas improcedentes as alegações fundamentadas no referido dispositivo legal. Adicionalmente, só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição.

A comprovação do uso anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido sob impugnação não se prestará à comprovação do direito de precedência, não sendo considerada para fins de aplicação da mencionada norma legal.

Caracterização da boa-fé do usuário

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

Trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no §1º do art. 129 da LPI

A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da opoente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido da oposta ficará sobrestado até a decisão final do pedido da opoente.

Deverá ser observada a priorização do pedido da opoente, que não será sobrestado pelo pedido anterior da oposta. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em oposição interposta contra pedido de terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, sendo indeferido o pedido anterior com base no mencionado dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, com o devido prosseguimento do exame do pedido da oposta.