Manual de Marcas (2ª edição, 1ª revisão)

5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional¶

5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional¶

De acordo com o inciso XXI do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:

“a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

Este inciso trata, sobretudo, do sinal tridimensional não registrável como marca. Desta norma legal, depreende-se que será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

a) Forma plástica: formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.

b) Forma necessária do produto ou do acondicionamento: aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.

Exemplos:

para assinalar bola de futebol	Irregistrável, já que a forma esférica é necessária.
para assinalar pneus	Irregistrável, já que a forma circular é necessária.

c) Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento: aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.

Exemplos:

para assinalar garrafas	Irregistrável, já que a forma cilíndrica das garrafas PET é comum para o acondicionamento de bebidas.
para assinalar caixas para alimentos e bebidas	Irregistrável, já que o formato de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos.

d) Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico: aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Exemplos:

para distinguir brinquedos	Irregistrável, pois os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.
para assinalar produtos de limpeza	Irregistrável, já que o bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.

Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem.

Exemplos:

para distinguir sabonetes	Registrável
para assinalar chocolate	Registrável
para assinalar óculos ou artigos do vestuário	Registrável

Também será considerada passível de registro a forma plástica que possua suficiente cunho distintivo para identificar um serviço junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se de efeito técnico.

Exemplos: personagens, totens, formato de prédios ou stands.

para assinalar serviços financeiros e imobiliários	Registrável
para assinalar serviços de telecomunicações	Registrável

Conclui-se, então, que o sinal tridimensional apenas será registrável como marca quando constituído pela forma plástica singular, não habitual e não estritamente funcional em relação ao produto/acondicionamento ou ao serviço a que se destine.

Note-se que o exame de marca tridimensional afere primordialmente se o objeto em análise apresenta forma plástica potencialmente distintiva, reunindo características físicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

O exame da marca tridimensional obedecerá ao princípio da estabilidade da forma. Ou seja, não serão passíveis de registro os sinais relativos a objetos cuja constituição física não possua um mínimo de firmeza e estabilidade, sendo compostos por matéria de fácil deformação.

Exemplos:

para assinalar creme dental

Irregistrável, uma vez que o objeto não possui formato estável, apresentando consistência pastosa e extremamente maleável. Um creme dental assumirá forma plástica diferente a cada vez que for pressionado a sair do tubo que o acondiciona.

Por ocasião do exame da marca tridimensional, serão observadas as seguintes regras:

a) Se a forma reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento/identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;

b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;

c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço;

d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral);

e) Se há outros elementos do sinal que incidam em alguma proibição legal, como, por exemplo, parte nominativa que infrinja direitos de terceiros; e

f) Se a forma tridimensional reivindicada é estável.

Assim como no exame das marcas tradicionais, a análise da marca tridimensional se dará sobre a totalidade do conjunto – no caso, sobre a totalidade da forma plástica do objeto examinado, como se apresenta no mercado, e não sobre partes da mesma.

Exemplos:

Para assinalar perfumes

Uma tampa de frasco reivindicada isoladamente não será considerada passível de análise enquanto marca tridimensional, mas sim o frasco como um todo, do qual a tampa é apenas uma parte.

Elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional¶

a) Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto: a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum. Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.

b) Relevos: marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.

c) Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis; não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.

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