5·11 Análise do requisito da disponibilidade do sinal marcário - Manual de Marcas

5.11 Análise do requisito da disponibilidade do sinal marcário¶

5.11 Análise do requisito da disponibilidade do sinal marcário

5.11.1 Análise da colidência entre sinais¶

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.

Aspecto gráfico¶

O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.

Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.

Aspecto fonético¶

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.

Aspecto ideológico¶

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.

No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança entres os sinais e ideias evocadas.

Elementos principais x secundários¶

Um dos pontos importantes a se observar é o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

O caráter preponderante de um elemento é comumente determinado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Vale notar que o fato de um elemento ser considerado irregistrável não impede que o mesmo exerça papel dominante em uma marca, uma vez que sua disposição ou destaque pode fazer com que sobressaia visualmente no conjunto. Da mesma forma, uma imagem pode exercer papel principal em uma marca mista em função do seu arranjo, disposição ou destaque.

Por fim, nos casos em que diferentes elementos do conjunto exercem igual impacto e atração visual, não há que se falar em "elemento principal", uma vez que o caráter dominante se encontra distribuído entre diversos componentes do sinal.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Cosméticos	A expressão "FLORES DA PAZ" é o elemento principal do conjunto em questão, já que, além de estar destacada graficamente, possui significado próprio e fantasioso. Já o termo "MAX", ainda que registrável por si só, exerce papel secundário no conjunto, apenas complementando a expressão em destaque.

Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica dos diversos elementos constituintes das marcas, verificando se as impressões de conjunto geradas são capazes de levar o público alvo à confusão ou à associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria	para assinalar serviços de alimentação	Sinais a princípio suficientemente distintos. Embora o termo "GUARAPIRANGA" não se encontre desgastado e faça parte de ambos os sinais, os conjuntos em questão são ideológica e graficamente distintos, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. Vale observar que, no primeiro sinal, o nome de localidade "GUARAPIRANGA" é o núcleo do conjunto marcário. Já no segundo signo, o termo é mera indicação da localidade onde os serviços são prestados, possuindo, portanto, função secundária.
CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria	para assinalar serviços de alimentação	Sinais a princípio colidentes. Em ambos os conjuntos, o termo "GUARAPIRANGA" exerce a função de elemento principal, estando acompanhado de termos ou expressões meramente descritivas que não alteram a impressão ideológica gerada pelos sinais. Por fim, a apresentação mista do segundo conjunto não acrescenta quaisquer elementos capazes de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior.
assinalando "instrumentos musicais"	para assinalar "guitarras, violões e contrabaixos"	Sinais colidentes. Apesar das diferenças fonéticas e ideológicas dos elementos principais dos sinais em cotejo (“GOOD VIBES” e “GOOD TUNES”), verifica-se que as semelhanças entre os demais elementos gráficos, ainda que secundários, geram impressões de conjuntos graficamente similares, capazes de gerar confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

Informações adicionais sobre os elementos principais e secundários do conjunto marcário podem ser obtidas no item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade.

Estabelecendo a colidência entre sinais¶

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
		Os conjuntos em questão assemelham-se gráfica e ideologicamente. Cabe observar que ambos fazem referência a tipo de acidente geográfico ("VALE") qualificado por locuções adjetivas semanticamente afins, uma vez que a palavra "LUAR" identifica a luz emitida pelo satélite natural da terra (LUA).
		Embora compartilhem a palavra "LUAR", os sinais em cotejo formam impressões de conjuntos totalmente distintas. O uso de cores, elementos figurativos e arranjos diferentes distancia os conjuntos do ponto de vista gráfico. Os elementos nominativos, por sua vez, possuem significados distintos. Neste sentido, convém observar que, no primeiro sinal, a palavra "LUAR" forma locução adjetiva que qualifica o substantivo "VALE", núcleo da expressão. Já no segundo conjunto, o papel do termo "LUAR" se inverte, passando a funcionar como núcleo semântico da expressão, sendo qualificado pela locução adjetiva "DO SERTÃO".

A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida.

Por fim, a frequência com que determinados termos, elementos de composição ou elementos gráficos aparecem em marcas registradas de terceiros no segmento mercadológico em questão (o chamado "desgaste do signo") também influencia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais, conforme abordado no item 5.11.3 Marca de terceiro registrada.

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

5.11.2 Exame da afinidade mercadológica¶

A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de produtos ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços:

a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).

b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.

c) Complementariedade: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.

d) Concorrência ou permutabilidade: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.

e) Canais de distribuição: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.

f) Público-alvo: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.

g) Grau de atenção: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.

O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.

h) Origem habitual: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.

Exemplos:

Produtos/serviços			Observações
Leite	X	Queijo	Semelhança em relação à natureza, à origem habitual e ao canal de distribuição.
Roupa esportiva	X	Raquetes de tênis	Afinidade em razão do público-alvo, complementariedade, canais de distribuição e origem habitual.
Máquinas para indústria têxtil	X	Reparo de máquinas têxteis	Afinidade em razão do público-alvo, da origem habitual e da complementariedade.
Tablet	X	Capas de couro para dispositivos eletrônicos	Afinidade em razão da complementariedade, público-alvo e origem habitual.
Sabão em pó	X	Leite	Embora visem o mesmo público geral e possam ser encontrados em estabelecimentos do mesmo gênero, não há afinidade mercadológica em vista da disparidade de natureza, finalidade e origem habitual, bem como ausência de complementaridade ou concorrência.

Afinidade mercadológica e a colidência de sinais¶

A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor.

Como regra geral, quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos.

Principalmente nos casos que envolvem a zona limítrofe da afinidade mercadológica e da semelhança entre os sinais, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos de associação indevida, levando-se em especial consideração aspectos como as características do mercado consumidor, a distintividade dos conjuntos e o desgaste dos termos e elementos em comum.

Exemplos:

Produtos/serviços			Observações
KACTON para assinalar mísseis	X	KACTON para assinalar trator	Apesar da identidade dos sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção de natureza, finalidade, origem habitual e canal de distribuição dos produtos assinalados, além das características do público alvo especializado.
PHATO para assinalar relógios	X	FATO para assinalar aparelhos medidores	A despeito da identidade fonética entre os sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção das finalidades dos produtos assinalados e de seus canais de distribuição, bem como o alto nível de especialização do público-alvo.
LATICÍNIOS TIA MATILDA para assinalar leite e queijo	X	MATHILDA SPICY para assinalar condimentos	Em que pese a presença do prenome "MATILDA" em ambos os sinais, o fato de formarem expressões relativamente distintas entre si e assinalarem produtos alimentícios não complementares, concorrentes ou com mesma origem habitual afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.
CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de automóveis	X	CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de peças e acessórios para veículos	O risco de confusão ou associação indevida fica caracterizado em virtude da semelhança ideológica entre os sinais, associada à complementariedade dos produtos comercializados, bem como à identidade dos canais de distribuição, origem habitual e público-alvo.
BONE para assinalar serviços de arquitetura	X	CONE para assinalar serviços de arquitetura	A distinção ideológica entre os sinais afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida de confusão entre os mesmos, ainda que assinalem serviços idênticos. BONE (ing.) = OSSO

Vale observar que, no caso de produtos que interfiram diretamente na saúde do consumidor, como os medicamentos, o exame de colidência é especialmente cauteloso, devido aos sérios riscos que a confusão entre as marcas poderá causar.

Exemplo:

Produtos/serviços			Observações
LIQUOVEM para assinalar medicamento neurológico	X	LYKORVEN para assinalar medicamento cardiovascular	Sinais semelhantes, identidade mercadológica, possibilidade de confusão (propiciando risco ao consumidor, em face da finalidade específica dos produtos e da heterogeneidade do público-alvo).

5.11.3 Marca de terceiro registrada¶

Estabelece o inciso XIX do Art. 124 da LPI que não é registrável como marca:

(...) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Para os fins desta regra legal, considera-se:

Imitação¶

A semelhança gráfica, fonética e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Imitação no todo

Trata-se da imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro.

Exemplos:

CAVALINHO AZUL para assinalar roupas infantis	X	CAVALINHO BLUE CAVALO AZULADO KAVALLO AZULADO para assinalar roupas
JOLY para assinalar laticínios	X	JOLLI JOLIE para assinalar iogurte

Imitação parcial

Enquadram-se nesta categoria os sinais que imitam gráfica, fonética ou ideologicamente parte de marca de terceiro.

Exemplos:

MEU MANDACARU para assinalar vestuário	X	MANDAKKARU para assinalar calçados
INDALT BRAS VR2 para assinalar produtos químicos	X	INDALBRAZ para assinalar produtos químicos

Imitação com acréscimo

Trata-se dos conjuntos formados por imitação fonética, gráfica ou conceitual de sinal de terceiro acrescida de outros elementos.

Exemplos:

RAPHA´S para assinalar móveis	X	RAFAS T para assinalar artigos de mobiliário
VERCOL para assinalar produtos isolantes de borracha e matérias plásticas	X	VERKOLL ADD para assinalar plástico

Imitação ideológica

Imita ideologicamente marca anterior de terceiro todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

Exemplos:

CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de veículos	X	CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de veículos ou peças automotivas
para assinalar ferramentas manuais	X	BLACK HORSE para assinalar comércio de artigos de ferragem
TRÊS IGREJAS para assinalar leite	X	para assinalar queijos

Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções são examinadas caso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desde que o idioma seja explorado no País.

Exemplos:

REI DO CHÁ para assinalar serviços de alimentação	X	KING OF TEA para assinalar serviços de alimentação
SOTTO ZERO para assinalar sorvetes	X	ABAIXO DE ZERO para assinalar sorvetes e gelados comestíveis

Reprodução¶

É a cópia idêntica de marca anterior de terceiro, compreendendo, além da identidade completa (ou servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.

Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um novo conjunto marcário, com sentido próprio.

Reprodução no todo

Cópia integral ou integridade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

JOGO DO AMOR para assinalar perfumes	X	JOGO DO AMOR para assinalar cosméticos
DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de programas de televisão	X	DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de eventos
MISTER EGO para assinalar serviços de salão de cabelereiro	X	MISTER EGO para assinalar serviços de estética pessoal
SPREEM para assinalar eletroeletrônicos	X	SPREEM para assinalar eletroeletrônicos

Reprodução em parte

Cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou reprodução parcial.

Exemplos:

PLIN BOST para assinalar produtos químicos	X	BOST para assinalar produtos químicos
ETIMERT para assinalar relógios	X	TIMERT para assinalar cronômetros esportivos
ADVANTAGE para assinalar produtos esportivos	X	VANTAGE para assinalar produtos esportivos
RIMÃO CHIC para assinalar serviços de entretenimento	X	RIMÃO para assinalar organização de shows

Reprodução com acréscimo

A reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no sinal registrando com acréscimo.

Exemplos:

LIZON para assinalar roupas	X	TOUT LIZON para assinalar roupas de couro
ITAPUCA para assinalar bebidas alcóolicas	X	ITAPUCA INN para assinalar sucos
ETIMERT para assinalar relógios	X	ETIMERT PLUS para assinalar relógios
para assinalar vestuário	X	para assinalar vestuário

Marca alheia registrada¶

O sinal protegido via registro concedido pelo INPI.

Em decorrência disposto no art. 49 da Portaria INPI nº 8/2022, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de cotitulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos caso imitem ou reproduzam marca registrada cujo conjunto de titulares seja distinto.

Exemplo:

Registro anterior	Pedido em exame
PARQUE para assinalar serviço de administração de imóveis Cotitulares: A, B e C	PARQUE IMÓVEIS para assinalar serviço de locação e administração de imóveis Requerentes: A e B
Indeferimento. O conjunto de requerentes do pedido em exame (A e B) não é idêntico ao conjunto de cotitulares do registro anterior (A, B e C).

Produtos e serviços semelhantes ou afins¶

Aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias.

Orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI¶

Cotejo dos sinais¶

No exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos:

A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;

Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;

Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;

Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto; e

Se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo, ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos.

A análise da possibilidade de conflito entre signos marcários é tratada no item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.

Afinidade de produtos ou serviços¶

O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços. As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor, salvo as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atividade.

Caso seja estabelecida a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade de o sinal requerido causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que se observarão os quesitos abordados no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

Elementos desgastados¶

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "RIO DE JANEIRO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão “RIO DE JANEIRO” constar de diversos sinais marcários no segmento médico e as marcas possuírem conjuntos distintos.
MAX BRASIL para assinalar turbinas de avião	MAXXI BRAZIL para assinalar turbinas e componentes para aeronaves	Sinais colidentes. Em que pese o fato de o elemento "MAX" e suas variações fazerem parte de diversas marcas registradas, de diferentes titulares, os conjuntos em questão são passíveis de conflito uma vez que se assemelham ideológica, fonética e graficamente, visando assinalar produtos idênticos e afins.
PLANTUR para serviços de organização de excursões, cruzeiros [viagens] e reservas para viagens	TURPLAN para assinalar visitas turísticas, guia de turismo, agência de viagem (exceto reserva de hotel)	Sinais suficientemente distintos. Apesar da afinidade mercadológica entre os serviços assinalados e do fato de serem formados pela inversão de sílabas, cabe observar que os conjuntos em questão são constituídos a partir da combinação de radicais evocativos, comuns a diversas marcas registradas, de diferentes titulares, no segmento em questão, formando palavras distintas gráfica e foneticamente.

Marca registrada de terceiro formada por elemento nominativo irregistrável¶

A mera presença de expressão não distintiva, irregistrável a título exclusivo, em marcas registradas de terceiros pelo INPI não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à possibilidade de confusão ou associação de que trata o inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim, o que é levado em consideração é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, tendo em mente os critérios elencados no item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.

A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

Exemplos:

Registro anterior		Pedido em exame
para assinalar vestuário	X	para assinalar vestuário
Deferimento. Ademais de os conjuntos serem distintos, a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em exame tem função meramente informativa e secundária, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, já que somente identifica o produto que a marca visa assinalar.

Registro anterior		Pedido em exame
para assinalar vestuário	X	para assinalar vestuário
Deferimento. O termo "UNIFORMES" exerce função secundária e informativa no conjunto em exame, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do público.

Registro anterior		Pedido em exame
para assinalar peixe fresco	X	PEIXE para assinalar peixe fresco
Indeferimento pelos incisos VI e XIX do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico da distintividade, já que é constituída unicamente por termo necessário. O sinal também não cumpre os critérios de disponibilidade, uma vez que reproduz marca registrada de terceiro, visando assinalar produto idêntico. Em que pese a irregistrabilidade do termo “PEIXE”, a reprodução do elemento principal da marca registrada geraria risco de confusão por parte do público-alvo.

Registro anterior		Pedido em exame
BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação	X	CLARO BRASIL TELECOM para assinalar serviços de comunicação
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos BRASIL" e "TELECOM" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.

Registro anterior		Pedido em exame
BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação	X	OI TELECOM para assinalar serviços de comunicação
Deferimento. A reprodução do termo não distintivo "TELECOM" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior em vista da suficiente distinção entre os conjuntos. Neste sentido, observa-se que se trata da reprodução parcial de termo que, isoladamente, é considerado irregistrável para assinalar serviços de comunicação.

Registro anterior		Pedido em exame
COURO & CIA para assinalar vestuário de couro	X	COMENDADOR COURO & CIA para assinalar vestuário de couro
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos COURO" e "CIA" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.

5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer¶

Estabelece o inciso XXIII do art.124 da LPI que não é registrável como marca:

(...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da referida proibição legal. Sua aplicação está condicionada à ocorrência de imitação ou reprodução de marca registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensável que o impugnado saiba quem é o titular da marca alheia para efeito de aplicação do dispositivo legal em questão.

Comprovação do depósito da marca no Brasil¶

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
(...)
§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 50 da Portaria INPI nº 8/2022, quando a marca em disputa for registrada no exterior em nome de mais de um cotitular, deverá ser comprovado o depósito no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Entretanto, a oposição poderá ser apresentada por apenas um dos cotitulares da marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior.

Convém observar que está dispensado da referida comprovação o impugnante cuja marca anterior já se encontrava registrada ou depositada no Brasil quando do protocolo do pedido impugnado.

Impugnante estrangeiro¶

Para fazer jus ao previsto no inciso XXIII do art. 124 da LPI, o estrangeiro deverá ser residente ou domiciliado em país que mantenha acordo com o Brasil ou que assegure reciprocidade de tratamento. Para fins de aplicação da norma legal em questão, entende-se que os residentes ou domiciliados em países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) atendem o requisito supramencionado.

Não está excluída a hipótese de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar a referida proibição legal, desde que comprove que a nação em questão assegura reciprocidade de tratamento ou que mantenha, com o Brasil, acordo análogo à CUP. Entende-se por “acordo equivalente à CUP” qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas análogas ao inciso XXIII do art. 124 da LPI ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.

Impugnante nacional¶

O inciso XXIII do art. 124 da LPI é aplicável no caso de impugnantes residentes ou sediados no Brasil. Contudo, se a marca anterior já é objeto de registro nacional, a aplicação do referido dispositivo deverá ser combinada com o inciso XIX do art. 124 da LPI.

Comprovação das alegações¶

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;

b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;

c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou

d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Impugnação baseada em registro estrangeiro

O impugnante que baseia suas alegações em marca registrada no exterior deverá comprovar a titularidade mediante apresentação de documentação pertinente, devidamente traduzida.

5.11.5 Marca notoriamente conhecida¶

São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil, conforme os termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP e do art. 126 da LPI:

Convenção da União de Paris - CUP

6 bis. (1) - Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Lei da Propriedade Industrial - LPI

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Em decorrência do disposto no art. 49 da Portaria INPI nº 8/2022, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos pelo art. 126 da LPI caso reproduzam ou imitem marca notoriamente conhecida cujo conjunto de titulares seja distinto.

Informações a respeito da aplicação das proibições previstas nos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP podem ser encontradas no item 5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI.

5.11.6 Marca de alto renome¶

Diferentemente das marcas notoriamente conhecidas, que têm seu caráter de reconhecimento previsto apenas em seu ramo de atividade, as marcas de alto renome são sinais que têm um nível tão alto de reconhecimento pelo público, gozando de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspiram, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites do seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador.

O art. 125 da LPI estabelece:

À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Em decorrência do disposto no art. 49 da Portaria INPI nº 8/2022, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos pelo art. 125 da LPI caso reproduzam ou imitem marca de alto renome cujo conjunto de titulares seja distinto.

Cabe esclarecer que esta proteção especial não dispensa a análise da colidência entre sinais, segundo orientações do item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.

Exemplo:

Registro anterior	Pedido em exame
CALDA Marca de alto renome
Sinais suficientemente distintos. A reprodução do termo "CALDA" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior, em vista da suficiente distinção entre os conjuntos.

Informações a respeito do reconhecimento do alto renome podem ser encontradas no item 9.6 Alto renome.

5.11.7 Dualidade de marcas¶

De acordo com o inciso XX do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:

(...) dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

a) Se as marcas não são revestidas de suficiente forma distintiva; e

b) Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

Para fins de aplicação do inciso XX do art. 124 da LPI, não se consideram marcas revestidas de suficiente forma distintiva as marcas idênticas e aquelas que apresentam as seguintes características fonéticas ou visuais:

a) em sinais nominativos:

mesma sequência de caracteres sem alteração fonética (independentemente da presença ou supressão de espaços); e
caixa alta ou baixa.

b) nas demais formas de apresentação:

grau distinto de resolução aplicado à mesma imagem;
deformação da mesma imagem, decorrente de manipulação digital; e
alteração sutil em tom de cor da mesma imagem.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café	Irregistrável. Trata-se de reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar produto idêntico.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café, farinhas e biscoitos	Registrável com a exclusão do produto "café" visto já estar protegido por registro anterior de marca idêntica, do mesmo titular.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	na classe NCL 30, para assinalar café	Registrável.
na classe nacional 30:10, para assinalar café	na classe NCL 30, para assinalar café	Registrável.

Também não será permitida a dualidade de marcas de um mesmo conjunto de cotitulares para o mesmo produto ou serviço, sendo aplicado o disposto no inciso XX do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Registro	Pedido em exame	Observações
BRUTUS nominativa, para assinalar artigos de esporte Titulares: A, B e C	BRUTUS nominativa, para assinalar artigos de esporte Requerentes: A, B e C	Indeferimento pelo inciso XX do art. 124 da LPI. Trata-se de sinal idêntico para assinalar os mesmos produtos.

Não havendo igualdade entre o conjunto de requerentes do pedido em exame e o conjunto de cotitulares da marca anteriormente registrada, o pedido em exame será indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, conforme orientações do item 5.11.3 Marca de terceiro registrada, subtítulo Marca alheia registrada.

5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento¶

Estabelece o inciso V do art. 124 da LPI, que não é registrável como marca:

(...) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Exemplos:

João Xavier de Jesus MEI	Firma individual
Casas Bahia	Título de Estabelecimento
Casa Bahia Comercial Ltda	Nome de Empresa
Globex Utilidades S.A.	Nome de Empresa

Conforme estabelecido no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;

b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;

c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;

d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e

e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

Exemplos:

NECCHI para assinalar máquinas de refrigeração industrial	Irregistrável, uma vez que a marca “NECCHI” é foneticamente idêntica e graficamente semelhante ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante NECHI MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, que atua em segmento de mercado idêntico, semelhante e/ou afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca.
para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito	Irregistrável, uma vez que a marca “ALVORADA CARD” reproduz com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., que atua em segmento mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial em data anterior ao pedido de registro da marca.

As alegações apresentadas com base no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes detiver o direito sobre o nome empresarial em questão. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação detiver o direito sobre o nome empresarial em questão.

Empresas com o mesmo nome empresarial¶

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Exemplo:

para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito, requerida por ALVORADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

Registrável. Embora o signo reproduza com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., cuja data de constituição é anterior à do requerente, milita em favor do último a prioridade de depósito do sinal.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras¶

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.11.9 Designação ou sigla de entidade ou órgão público¶

Estabelece o inciso IV do art. 124 da LPI, que não é registrável como marca: “Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público”.

Para efeitos de aplicação deste inciso, entende-se como Órgãos Públicos cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal. Depreende-se por Administração Direta (ou Centralizada) aquela que é prestada pelo próprio Poder Público, em seu nome e sob sua responsabilidade, ou seja, está diretamente vinculada à estrutura administrativa dos três poderes da União, Distrito Federal e Governos Estaduais e Municipais. Segue lista não exaustiva.

Poder Executivo: Presidência da República, Ministérios, suas respectivas Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.

Poder Legislativo: Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Tribunais de Contas da União (TCU).

Poder Judiciário: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São consideradas Entidades Públicas todas as seguintes instituições (lista de exemplos não exaustiva), pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado:

Autarquias (natureza jurídica de direito público): INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, ANVISA, IBAMA, INCRA, BACEN.

Empresas Públicas (natureza jurídica de direito privado): BNDES, Correios, Caixa Econômica Federal, DATAPREV, SERPRO.

Sociedades de Economia Mista (natureza jurídica de direito privado, onde as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade de Administração Indireta): FURNAS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL.

Fundações Públicas (natureza jurídica de direito público): FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional.

Não estão inseridas nesta regra as instituições privadas e autônomas como confederações desportivas (CBF, CBDA, CBV entre outras), fundações privadas, partidos políticos, organizações não governamentais (ONGs) e serviços sociais autônomos (pessoas jurídicas de direito privado dispostos paralelamente ao Estado, para executar cometimentos de interesse deste, mas não privativos dele, como, por exemplo, SESI, SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE).

A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público. A proibição de que trata este inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica.

Está incluída também, nas proibições deste inciso, a vedação ao registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros. A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais, como, por exemplo, MERCOSUL, ONU, UNESCO e OMPI.

Designações e siglas de órgãos e entidades já extintos, ou ainda aquelas que caíram em desuso (tendo sido substituídas por outras, para identificar o mesmo órgão ou entidade), não mais serão objeto de proteção.

Entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe serão protegidas, tendo em vista que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina) e congêneres.

No que se refere à aplicação dessa norma legal, é importante avaliar se há possibilidade de associação entre a sigla ou designação da entidade ou órgão público e o sinal reivindicado. Em caso negativo, esta regra legal não será aplicada.

a) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, mas discriminado de forma completamente distinta da denominação que corresponde à sigla oficial.

Exemplos:

BACEN Para qualquer produto ou serviço	Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Banco Central do Brasil.
CRP Para assinalar assessoria em psicologia	Irregistrável, por reproduzir a sigla do "Conselho Regional de Psicologia", entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia.
IBC Para assinalar pesquisa agrícola	Registrável, tendo em vista que o "Instituto Brasileiro do Café", autarquia federal, foi extinta em 1990.
INSS Para assinalar serviços médicos	Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social, para assinalar atividades afins, havendo assim possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.
INMETRO Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos Para assinalar serviços de testes de materiais	Irregistrável, por reproduzir a sigla "INMETRO", relativa ao "Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial". Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade.
ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS Para assinalar uniformes escolares (requerido por terceiro)	Irregistrável, uma vez que escolas estaduais ou municipais são entidades públicas.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Para assinalar serviços de ensino (requerido pela própria entidade)	Registrável.

b) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, sem que haja, no entanto, a mínima possibilidade de associação com os mesmos (para casos em que o órgão público ou entidade não são identificados pela sociedade por intermédio de sua sigla).

Exemplos:

MPE – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Para assinalar móveis	Registrável. Muito embora o sinal reproduza a sigla “MPE”, relativa ao órgão público “Ministério Público Eleitoral” não há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.
PHIO- KRUS Para assinalar pesquisa médica	Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.
PHIO- KRUS Para assinalar mecânica de automóveis	Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.

5.11.10 Indicação geográfica¶

Dispõe o inciso IX do art. 124 da LPI que não é registrável como marca: “indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”.

Na aplicação das normas que contêm este mandamento, verifica-se:

a) Se o sinal constitui indicação de procedência, ou seja, nome geográfico designativo de uma localidade que tenha se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de certo produto ou de prestação de determinado serviço;

b) Se o sinal constitui denominação de origem, ou seja, nome geográfico designativo de localidade intrinsecamente ligada ao produto ou serviço, cujas qualidades ou características sejam influenciadas essencial ou exclusivamente por fatores humanos e naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetação.

Este inciso trata da proibição de registro de marca que contenha indicação geográfica (IG), seja ela verdadeira ou falsa; significa dizer que este dispositivo legal veda o registro de marca constituída por indicação geográfica por requerentes estabelecidos na localidade ou não. Nos casos de reprodução de indicações geográficas não registradas no Brasil, aplica-se a proibição prevista no inciso X do art. 124 da LPI.

Nos casos de marcas formadas por reprodução ou imitação de indicação geográfica para assinalar produtos semelhantes àqueles a que se destinam a IG, serão observadas as seguintes orientações:

Caso o requerente seja da região a que se refere a indicação geográfica, o pedido será indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI.
Nos casos de requerentes sediados em outra região, o pedido será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por tratar-se de falsa indicação de procedência.

Só terá direito de usar a indicação geográfica o produtor ou prestador de serviço estabelecido na localidade demarcada e que esteja autorizado, conforme disposto no caderno de especificações técnicas.

Exemplos:

VINHOS VERDES DE LA SIERRA para assinalar vinhos (requerente da Argentina)	Irregistrável, por ser a "REGIÃO DOS VINHOS VERDES" denominação de origem para vinhos.
SACRAMENTO FRANCIACORTA para assinalar bebidas (requerente da Itália)	Irregistrável, por ser "FRANCIACORTA" denominação de origem para vinhos.
CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos (requerente do Brasil)	Irregistrável, por ser "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" indicação procedência para carnes.

As imitações das indicações geográficas também não podem ser registradas e estão incluídas neste inciso.

Exemplos:

REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES para assinalar vinhos	Irregistrável, por imitar a denominação de origem para vinhos "REGIÃO DOS VINHOS VERDES".
CAMPAÑA MERIDIONEL para assinalar embutidos	Irregistrável, por imitar parte da indicação de procedência para carnes "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL".
VAL DEL VIÑEDOS para assinalar vinhos espumantes	Irregistrável, por imitar a indicação de procedência para vinhos "VALE DOS VINHEDOS".

Os sinais que possam induzir em falsa indicação geográfica também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso.

Exemplos:

FRANCIACORTE para assinalar vinhos (requerente do Paraguai)	Irregistrável, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois FRANCIACORTA é denominação de origem da Itália para vinhos.
CARNES DA CAMPANHA MERIDIONÊS para assinalar carnes (requerente de Portugal)	Irregistrável, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" é indicação de procedência do Brasil para carnes.

Pedidos de registro de marca contendo indicações geográficas pendentes de decisão¶

Será sobrestado o exame dos pedidos de marca, de quaisquer naturezas, que contenham imitação ou reprodução de indicação geográfica ainda pendente de decisão final até que o INPI se manifeste quanto ao registro da IG no país.

Cachaça¶

Convém mencionar que os termos “CACHAÇA”, "BRASIL" e "CACHAÇA DO BRASIL" para assinalar “aguardente de cana” também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso, por força do disposto no Decreto nº 4.062/2001.

Exigência¶

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil acompanhada de outros elementos distintivos, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Exemplo:

Irregistrável por conter o termo “cachaça”, que foi considerado indicação geográfica por força do Decreto nº 4.062/2001. Será formulada exigência para que o requerente diga se deseja retirar o termo "cachaça", prosseguindo com o pedido de registro. Será observada, contudo, a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do sinal subsistente.

Registrabilidade de nomes geográficos¶

Estabelece o art. 181 da LPI que:

O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI, os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induzam a uma falsa indicação geográfica.

Exemplos:

PARIS para assinalar sorvete	Registrável.
NOVA FRIBURGO para assinalar sal	Registrável.
CAMPOS DOS GOYTACAZES para assinalar calçados	Registrável.

5.11.11 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos¶

De acordo com o inciso XII do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

(...) reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154.

O art. 154 da LPI, por sua vez, estabelece que:

A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

Desta norma legal depreende-se que:

a) Só poderão ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 (cinco) anos;

b) Apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca coletiva ou de certificação sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos;

c) A colidência se dará apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Para a determinação da colidência, são utilizados os procedimentos descritos nos itens 5.11.3 Marca de terceiro registrada, 5.11.1 Análise da colidência entre sinais e 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

5.11.12 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos¶

De acordo com o inciso XIII do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

(...) nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

a) O seu caráter oficial ou oficialmente reconhecido;

b) A apresentação de consentimento da autoridade competente ou entidade organizadora do evento.

São eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por entidade ou órgão público, nacional ou estrangeiro. Por sua vez, são considerados oficialmente reconhecidos os eventos que, embora de caráter particular, sejam reconhecidos pela autoridade pública.

Para fins de aplicação desta norma legal, são observados os seguintes aspectos:

a) Sendo o evento oficial ou oficialmente reconhecido, o registro do sinal será possível se reivindicado pela própria entidade ou órgão público que o realiza ou promove, ou por terceiro por ela autorizado, independentemente do produto ou serviço a que a marca se aplique.

b) Não sendo oficial nem oficialmente conhecido, o pedido será examinado como sinal inicialmente disponível.

Nos casos de pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido depositado por terceiro, será formulada exigência para que seja apresentada a devida autorização do organizador, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XIII do art. 124 da LPI (consentimento da entidade competente ou entidade organizadora do evento).

Quando o pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que a autoridade competente ou organizadora do evento em questão integre o conjunto de depositantes.

Exemplos:

GRAN PRIX DE F1	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.
	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.
	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.
	Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado. Vale ressaltar que, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984, é vedada a apropriação por terceiros, salvo com autorização das entidades organizadoras, dos símbolos olímpicos e das expressões “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Olimpíadas”, “Paraolimpíadas”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e suas abreviações.
OLIMPÍADAS ECOLÓGICAS	Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984.

Marcas contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações¶

Quanto ao adjetivo “Olímpico” e suas variações, embora não sejam expressamente elencados nas Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 ou no Decreto nº 90.129/1984, os mesmos poderiam se enquadrar, em determinados conjuntos, na vedação de que trata o art. 8º da Lei nº 12.035/2009, já que possuiriam semelhança com o rol de símbolos olímpicos listados como potencialmente capazes de “provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços”.

Desta forma, quando do exame de sinais contendo o adjetivo “Olímpico” e suas variações de gênero e número, inclusive em outros idiomas, é observado se:

a) O adjetivo figura em acepções outras que não aquelas associadas direta ou indiretamente ao evento esportivo; ou

b) Se o conjunto resultante guarda suficiente distância ideológica a ponto de não oferecer risco de associação indevida com o evento desportivo em questão.

Em caso positivo, não será aplicada a proibição prevista no inciso XIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

DEUSES OLÍMPICOS	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo “OLÍMPICO” forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo “Jogos Olímpicos”.
OLÍMPICOS	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços), em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores). Neste caso, o termo “OLÍMPICO” não está acompanhado de elemento distintivo capaz de afastar a associação com o evento desportivo.
	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços) em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores).
	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo “OLÍMPICA” forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo “Jogos Olímpicos”.
OLIMPO BIJOUX	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, termo “OLIMPO” identifica montanha na Grécia, não sendo associado, portanto, ao evento desportivo “Jogos Olímpicos”.

5.11.13 Desenho industrial de terceiro¶

De acordo com o inciso XXII do art. 124 da LPI, não é registrável como marca: “objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro”.

Conforme disposto no art. 95 da LPI, considera-se desenho industrial "a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

A proibição prevista no inciso XXII do art. 124 da LPI tem caráter absoluto, sendo vedado o registro de marca que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de produto ou de serviço, ainda que ao elemento colidente sejam associados outros em princípio registráveis. Esta norma, contudo, não se aplica aos casos em que o requerente do pedido for o próprio titular do desenho industrial, o que não exime o sinal de atender aos demais requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade.

No exame de colidência entre os sinais em conflito serão observados os mesmos procedimentos estabelecidos para o exame de colidência entre marcas figurativas.

Exemplos:

	Irregistrável com base no inciso XXII do art. 124 da LPI no caso de impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência).
	Indeferimento com base nos incisos I e XXII do art. 124 da LPI, caso haja impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência) do pedido de marca. Caso não haja impugnação, o sinal será indeferido com base no inciso I do art. 124 da LPI face à reprodução da bandeira do Brasil.

Observação: o registro de desenho industrial vigora por 10 (dez) anos contados da data do seu depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada.

5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros¶

Dispõe o inciso XV do artigo 124 da LPI que não são registráveis como marca:

(...) nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.

Para fins de aplicação da referida norma legal, considera-se:

Nome civil: a composição completa do nome de pessoa física, nele compreendido o nome e o sobrenome, conforme constante do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou sua forma abreviada.

Exemplos:

JOÃO SILVESTRE	Passíveis de registro se depositados pelo próprio detentor do direito de personalidade, seus herdeiros e sucessores ou sob autorização.
ANTÔNIO PACHECO
JOÃO PACHECO SILVESTRE

Assinatura: a forma escrita ou estilizada do nome civil com cunho próprio e característico de seu titular. O entendimento sobre assinatura acompanha o do nome civil, podendo, portanto, se constituir do nome completo e/ou de formas abreviadas do nome civil.

Exemplos:

Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.

Nome de família: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

PACHECO	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
SILVA

Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém.

Exemplos:

PEREIRA	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
GONÇALVES
SENNA	Se o requerente do pedido de registro for o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível.

Imagem de terceiros: efígie e/ou representação, por qualquer meio, da imagem de pessoa natural distinta do requerente da marca.

Exemplo:

Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.

O dispositivo legal disposto no inciso XV do art. 124 da LPI tem como base os direitos da personalidade, regulados pelo Código Civil. Desta forma, os pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não) e cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Pedido requerido pelo titular do direito de personalidade

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou o empresário individual, incluindo o microempreendedor individual (MEI), sendo desnecessária a autorização para registro quando a marca for protocolada por estes. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura ou imagem, em nome da empresa requerente. Cabe ressaltar que a sociedade limitada unipessoal (SLU), que veio a substituir a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), também está obrigada a apresentar a referida autorização, mesmo nos casos em que seu titular é detentor do direito de personalidade constante do sinal que se deseja registrar.

Pedido requerido em regime de cotitularidade

Quando o pedido de registro de marca formada por nome civil, patronímico, assinatura ou imagem de pessoa for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito de personalidade em questão integre o conjunto de depositantes.

Autorização para registro de nome civil, patronímico, assinatura e imagem de terceiros¶

A autorização anteriormente mencionada deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Em caso de nomes de família ou patronímicos originários de termos ou expressões com significados próprios, ainda que notórios, não caberá a aplicação da proibição disposta no inciso XV do art. 124 da LPI quando sua presença no contexto requerido não remeter à sua condição de nome de família ou patronímico.

Direito de personalidade de pessoa falecida¶

Conforme estabelecido pelo inciso XV do art. 124 da LPI, caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro como marca do nome civil, patronímico ou imagem de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

Observação: conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XV do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por herdeiro de ordem igual ou superior na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XV do art. 124 da LPI, com o consequente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, autorização para o registro de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

Direito de personalidade de menor de 18 anos¶

O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item 5.5.4 Titular menor de 18 anos), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos casos de menores legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que acompanhada de documentação comprobatória da emancipação, nos termos da lei.

Casos de colidência¶

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinárias. Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil, entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro		Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	X	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Apesar de “PEREIRA” constituir patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	X	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento, uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	X	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento, uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	X	para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Embora "CLÁUDIA" seja prenome do requerente do pedido, enquanto marca, o sinal encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do consumidor.

5.11.15 Pseudônimo ou nome artístico¶

Dispõe o inciso XVI do artigo 124 da LPI que não são registráveis como marca: “pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

Pseudônimo notoriamente conhecido: a denominação escolhida por uma pessoa física para disfarçar ou ocultar sua verdadeira identidade, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

PIXINGUINHA	Pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior
TRISTÃO DE ATAÍDE	Pseudônimo de Alceu Amoroso Lima
MADAME SATÃ	Pseudônimo de João Francisco dos Santos

Apelido notoriamente conhecido: a alcunha, o cognome, a denominação especial conferida a uma pessoa física, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

GUGA	Apelido do ex-tenista Gustavo Kuerten
ZICO	Apelido do ex-jogador Arthur Antunes Coimbra
PELÉ	Apelido do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento

Nome artístico singular (individual) ou coletivo: a denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral).

Exemplos:

ZECA PAGODINHO	Nome artístico de Jessé Gomes da Silva
CHITÃOZINHO E XORORÓ	Nome artístico da dupla José de Lima Sobrinho e Durval de Lima
TITÃS	Nome artístico coletivo de um conjunto musical

Em casos em que o nome artístico for distintivo (especial, notável), não existindo como termo ou expressão comum ao vocabulário, é vedado seu registro para qualquer produto ou serviço, como são os casos de Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expressões remetem apenas à dupla de cantores ou ao cantor de pagodes.

Por sua vez, nos casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).

Exemplos:

GUGA (apelido do ex-tenista Gustavo Kuerten) para assinalar produtos ou serviços relacionados ao esporte tênis	Irregistrável, se não houver autorização do tenista Gustavo Kuerten.
PELÉ (apelido do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento) para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável, se não houver autorização de Edson Arantes do Nascimento.
ZECA PAGODINHO (nome artístico de Jessé Gomes da Silva) para assinalar discos e fitas ou qualquer outro produto ou serviço	Irregistrável, se não houver autorização de Jessé Gomes da Silva.
TITÃS (nome artístico coletivo de um conjunto musical) para assinalar "discos e fitas"	Irregistrável, se não houver a autorização competente.
TITÃS para assinalar "máquinas industriais"	Registrável, tendo em vista que o nome artístico é composto por termo encontrado no vernáculo (designativo de figura mitológica greco-romana) e os produtos assinalados não remetem às atividades desenvolvidas pelo grupo musical TITÃS.

Para fins de aplicação do artigo 124, inciso XVI, da LPI, equipara-se ao pseudônimo e ao apelido notoriamente conhecido o prenome notoriamente conhecido da pessoa física, bem como o patronímico notoriamente conhecido.

ROMÁRIO para assinalar escolinha de futebol	Irregistrável sem autorização competente de Romário de Souza Faria, tendo em vista que os serviços assinalados podem ser relacionados às atividades desenvolvidas pelo ex-desportista.
PORTINARI para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável sem autorização competente do detentor do direito da personalidade, tendo em vista o mesmo ser patronímico que se tornou nome artístico de Cândido Portinari.

No exame da registrabilidade destes signos, será verificado se, em razão do sinal, o requerente tem legitimidade para registrar o pseudônimo, apelido ou nome artístico. Sendo o requerente o respectivo titular, esta regra não será aplicada. Contudo, se não houver relação entre o requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo sinal, será formulada exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Quando o pedido de registro de marca formada por pseudônimo ou nome artístico for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito de personalidade em questão integre o conjunto de depositantes.

Autorização para registro de pseudônimo ou nome artístico¶

A autorização ou consentimento anteriormente mencionados deverão constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

No caso de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, não será aplicada esta regra legal.

Direito de personalidade de pessoa falecida¶

Caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro, como marca, do pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XVI do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por herdeiro de ordem igual ou superior na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XVI do art. 124 da LPI, com o consequente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

5.11.16 Obras protegidas por direito de autor¶

Estabelece o inciso XVII do art.124 da LPI que não são registráveis como marca:

(...) obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopeias, narrativas, romances, sermões, conferências, cordéis etc.

O conceito de obra artística é mais amplo, englobando várias manifestações do espírito, como: desenhos, gravuras, esculturas, músicas (melodia), obras arquitetônicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas e tudo que não pode ser incluído no conceito de obra literária. As obras científicas são contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas como obras literárias.

Estabelece o Art. 7 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais: "são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas”.

Portanto, não são protegidas ideias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Entretanto, poderá ser formulada exigência para que sejam apresentadas provas consistentes de que determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando como marca.

Assim, nos casos de marcas constituídas por obra protegida pelo direito de autor, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII do art. 124 da LPI (consentimento do autor ou titular).

Quando o pedido de registro de marca formada por obra protegida por direito de autor for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito autoral em questão integre o conjunto de depositantes.

A proteção conferida pela legislação de direito autoral vigora pelo prazo de 70 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

Observações

Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado, por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, será formulada exigência para que o requerente apresente autorização do detentor do direito autoral para registrá-lo como marca;

Em caso de manifestação contrária do detentor dos direitos autorais, o pedido de marca será indeferido;

A exigência será dispensada se for constatado, nos autos, que o próprio detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorização) é o requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito autoral.

Proteção a títulos isolados e nomes de personagens¶

Os títulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a “títulos isolados”. A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos têm que ser originais ou não, mas ressalta que o indeferimento se dará, caso o título da obra seja passível de causar confusão ou associação.

No exame de marca constituída por título de obra, será observado:

a) Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.

b) Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma estrangeiro, puder ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.

c) Se o nome ou título da obra não for original e inconfundível, o exame do pedido de registro prosseguirá, considerando-se o seu objeto disponível à luz da disposição legal contida no inciso XVII do art. 124 da LPI, desde que não haja possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou serviço reivindicado. Esse é o caso de títulos que são formados por palavras, denominações ou expressões de uso corrente que, dependendo do produto ou serviço ao qual estão associados, não causam qualquer tipo de lembrança ou remissão à obra literária, artística ou científica.

Os nomes de personagens não estão protegidos pelo inciso XVII do art. 124 da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, não merecendo proteção excessiva. O que se protege é o desenho do personagem (por ser obra artística), que esteja associado ou não ao seu nome. Entretanto, nos casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela, será formulada exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados.

Exemplos:

	Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização. Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá ser formulada exigência.
MÔNICA	Irregistrável para assinalar revistas infantis, salvo se requerido pelo titular do direito autoral ou mediante sua autorização. Registrável para assinalar máquinas industriais, pois o título da obra (revistas infantis) não é original.
SUPERMAN	Irregistrável para qualquer produto ou serviço, tendo em vista a clara associação ao personagem que intitula obra protegida pelo direito de autor.
O ATENEU, O ALIENISTA ou MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS	Registrável para editora de livros, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores.
GAROTA DE IPANEMA	Irregistrável para qualquer produto ou serviço, salvo com o consentimento dos titulares dos direitos autorais.
ANAKIN SKYWALKER	Em casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de criar confusão ou associação àquela, o sinal é irregistrável, a não ser que seja requerido pelo detentor do direito autoral ou com sua autorização.

5.11.17 Casos específicos no exame da disponibilidade¶

Alguns tipos de sinais, seja pela frequência com que são reivindicados como marca ou pela sua própria natureza, exigem cuidado adicional no momento da apreciação de sua disponibilidade. A seguir, são indicadas algumas orientações específicas para a avaliação da possibilidade de colidência de alguns gêneros de sinais.

Nomes de lugares¶

Será observada a frequência com que o nome de lugar reproduzido ocorre em marcas registradas de terceiros ("desgaste"), bem como a semelhança ideológica entre os conjuntos em questão.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
HOTEL SÃO PAULO assinalando serviços de hotelaria	RESORT ESTADO DE SÃO PAULO para assinalar serviços de hotelaria	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "SÃO PAULO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão “SÃO PAULO” constar de diversos sinais marcários no segmento de hotelaria e turismo e as marcas possuírem conjuntos distintos.
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA assinalando serviços de ensino	ESCOLA DE PINDAMONHANGABA para assinalar serviços de ensino superior	Sinais colidentes, uma vez que o termo "PINDAMONHANGABA" não consta de diversos sinais marcários, fazendo parte do conjunto de apenas um titular.

O mesmo princípio utilizado para os nomes de lugar será aplicado aos gentílicos (carioca, paulista, mineiro). Para aqueles que constem de diversos sinais marcários, será tolerada a convivência, desde que as marcas possuam conjuntos distintos. No caso de o gentílico não constar de diversos sinais marcários, a exclusividade ao uso do termo será daquele que primeiro obtiver o registro, devendo ser observado o grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica entre os conjuntos, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.

Patronímico, nome de família e nome civil¶

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o direito ao registro militará a favor de quem primeiro depositar, respeitadas as condições dispostas no inciso XV do art. 124 da LPI. Assim, os pedidos de registro de marcas posteriores constituídas por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo XIX do art. 124 da LPI. Não obstante “PEREIRA” constitua patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento, uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento, uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "CLAÚDIA" seja prenome do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do consumidor.

Siglas¶

Para o exame de marcas que constituem siglas, a colidência só deverá ser aplicada em casos de identidade gráfica, ainda que haja interposição de oposição. No entanto, há outros parâmetros a serem observados:

Registro	Pedido em exame	Observações
XMTP assinalando computadores	XMTP para assinalar notebooks e CDs	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Siglas idênticas para assinalar produtos semelhantes.
YSL assinalando serviços de pesquisa de opinião	ISL para assinalar serviços de marketing	Deferimento. Sinais distintos graficamente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	ZRP – Zacarias Rezende Pereira para assinalar serviços jurídicos	Deferimento. Em que pese as siglas serem idênticas graficamente e foneticamente, o fato de ambas estarem discriminadas por extenso (com significados diferentes) impossibilita a confusão.
assinalando serviços jurídicos	para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Apesar de ambas as siglas estarem discriminadas de forma distinta, a proporção da sigla (forma de apresentação) no pedido posterior torna o conjunto marcário passível de confusão com a anterioridade existente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz parcialmente marca anteriormente registrada.
AATT assinalando serviços jurídicos	AATT - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz com acréscimo marca anteriormente registrada.

Manual de Marcas

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