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5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.

Noção de conjunto marcário

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Elementos do conjunto marcário

Em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. Exemplos de elementos negligenciáveis são:

a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™;

b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;

c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto;

d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;

e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;

f) Códigos de barras;

g) ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier);

h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Graus de distintividade

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

Não distintivos
Enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Também são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Sugestivos/evocativos
Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro. Esta categoria é detalhada no subtítulo Sinais evocativos ou sugestivos.

Arbitrários
É considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Fantasiosos
São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

A tabela a seguir exemplifica os diversos graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados:

Produto ou serviço Sinais
irregistráveis		 Sinais
registráveis
Não distintivo Evocativo/Sugestivo Arbitrário Fantasioso
Sapato Calçados
Bota
Pisante
De couro		 Multishoes Dakota Osklen
Aguardente Bebida
Rum
Amarga		 Dona Pinga Pitu Sagatiba
Avião Aeronaves
Teco-teco
Supersônico		 Airbus Tucano Elbit
Transporte aéreo Transporte
Companhia aérea
Linhas aéreas
Italiana		 Fastjet Gol Zimex
Trompete Instrumentos
de sopro
Trombeta
Pistão		 Som Bemol Jupiter Weril

Sinais evocativos ou sugestivos

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos produtos ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.

Diferente dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Tais sinais buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca.

As características a seguir estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

a) o emprego de linguagem conotativa;

b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;

c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou

d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.

Exemplos:

3G GOLE GELADO GARANTIDO Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos e caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
DAMASCO Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.
COLATEX Registrável para assinalar adesivos para tecidos. A justaposição de termo "COLA" e do sufixo "TEX" (radical da palavra "têxtil") forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade.
MR. CHOPP Registrável para assinalar serviços de bar e restaurante. A distintividade do conjunto decorre do efeito de personificação gerado pela combinação do termo descritivo "CHOPP" com a abreviação do pronome de tratamento "MR.", gerando expressão fantasiosa em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
AVESTRUZ & CIA Registrável para distinguir o comércio de carnes e ovos de aves. Embora sejam considerados inapropriáveis quando isolados, o termo "AVESTRUZ" e a expressão "& CIA" formam conjunto não usual e suficientemente distintivo ao serem combinados, remetendo indiretamente ao serviço assinalado.

5.9.2 Limite da proteção conferida

A proteção conferida por registros de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 1996.

Este limite da proteção é reproduzido em todos os certificados de registros dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, com a finalidade de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca, nos seguintes termos:

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Esta reprodução não altera os critérios de exame da registrabilidade dos sinais marcários estabelecidos por este Manual.

Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, subentende-se que nenhuma reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente.

5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

Conforme estabelece o inciso VI do art. 124 da LPI, não é passível de registro como marca:

(...) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A norma legal ora mencionada engloba duas situações: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou signos comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos.

Sinal que tenha relação com o produto ou o serviço

Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

a) Sinal de caráter genérico

Termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.

Exemplos:

VESTUÁRIO Irregistrável para assinalar roupas.
ALIMENTO Irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação.
VEÍCULO Irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas.

b) Sinal de caráter necessário

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplos:

AZEITE Irregistrável para assinalar azeites.
FAST FOOD Irregistrável para assinalar serviço de alimentação.

c) Sinal de caráter comum

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:

CARRO Irregistrável para assinalar automóveis.
PINA COLADA Irregistrável para assinalar bebidas.

d) Sinal de caráter vulgar

Gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

BRANQUINHA Irregistrável para assinalar aguardente de cana-de-açúcar.
RANGO Irregistrável para assinalar alimentos ou serviços de alimentação.

e) Sinal simplesmente descritivo

Termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

Exemplos:

MARCAHORA Irregistrável para assinalar relógio de ponto.
LAVAROUPA Irregistrável para assinalar lavadora de roupa.

Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço

Para aferição da incidência da proibição, é verificado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do bem ou prestação dos serviços.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço.

a) Natureza: a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço.

Exemplos:

ARTESANAL Irregistrável para assinalar sorvetes.
INDUSTRIALIZADO Irregistrável para assinalar molho de tomate.

b) Nacionalidade: caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação.

Exemplos:

BRASILEIRO Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
ANGOLANO Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
PORTUGUESA Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.

c) Peso: medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada ao produto.

Exemplos:

GRAMA Irregistrável para assinalar tecidos.
QUILO Irregistrável para assinalar cereais.
Registrável para assinalar sapato.
LIBRA Irregistrável para assinalar pneus.
Registrável para assinalar árvore de natal.
HP Irregistrável para assinalar motores.
Registrável para assinalar queijo de cabra.

d) Valor: mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço.

Exemplos:

PREMIADO Irregistrável para assinalar animais vivos.
SUPER LUXO Irregistrável para assinalar roupas de cama e mesa.

e) Qualidade: atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto ou serviço.

Exemplos:

SABOROSO Registrável para assinalar parafusos.
Irregistrável para distinguir pães.
INODORA Registrável para assinalar editoração eletrônica.
Irregistrável para distinguir água mineral.

f) Época de produção ou de prestação de serviço: a indicação da época na qual o bem foi produzido ou o serviço foi prestado, ou, ainda, a indicação do ano de sua produção.

Exemplos:

SINCE
com a indicação de qualquer ano ou época		 Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
DESDE
com a indicação de qualquer ano ou época		 Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
SAFRA
com a indicação de qualquer ano ou época		 Irregistrável para bebidas.
FUNDADA EM 1820 Irregistrável para qualquer serviço.
SAFRA 1942 Irregistrável para bebidas.

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto. Enquadrado o sinal nesta categoria, este deverá estar revestido de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome, expressão ou figura irregistrável.

Marcas figurativas e/ou mistas contendo elemento figurativo descritivo ou de uso comum

A representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum, como fotos ou desenhos técnicos do produto ou de sua embalagem não distintiva, é considerada equivalente a sua representação escrita e, portanto, irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Caso figurem em conjuntos mistos ou figurativos, os mesmos serão indeferidos, se desprovidos de distintividade, ou deferidos, se acompanhados de termos ou elementos figurativos capazes de conferir ao conjunto suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Pescados Irregistrável, uma vez que o conjunto é formado pela combinação de termo descritivo e representação fotográfica do produto que visa assinalar, irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Marcas que se confundem com o próprio produto ou serviço

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais sinais não se enquadram no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Caso tais termos ou expressões figurem na especificação de produtos e serviços, os mesmos serão substituídos de ofício por suas verdadeiras descrições, conforme orientações dispostas no item 5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas.

5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda

Estabelece o inciso VII do art. 124 da LPI que não é registrável como marca: “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.”

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

O revogado Código da Propriedade Industrial - CPI, Lei nº 5.772, de 21/12/1971, em seu art. 73, definia “expressão ou sinal de propaganda”:

Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Tendo a marca a função intrínseca de identificar ou distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não, carrega em si a função de meio de comunicação social. Por tal motivo, a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

  1. Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
  2. Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
  3. Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.

Exemplos:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor
Melhoral, é melhor e não faz mal
Não é uma Brastemp
Nescau, energia que dá gosto
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Toc, toc. O melhor sapato do Brasil
Bretas, sempre o melhor atendimento
Panamericano. Tudo por você.

Entretanto, há conjuntos que contêm palavra(s) ou expressão(ões) que, apesar de conotar aspectos apelativos, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda.

Exemplos:

I CAN´T BELIEVE IT´S YOGURT Para assinalar serviços de alimentação
YOU CAN DANCE Para assinalar serviços de entretenimento
SUPERAÇÃO PETROBRÁS Para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais
PARIS, A CASA DO ESPELHO Para assinalar espelhos e artigos de mobiliário

5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento

De acordo com o inciso XXI do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:

(...) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Este inciso trata do sinal tridimensional não registrável como marca, ou seja, aquele cuja forma plástica não tenha capacidade distintiva em si mesma ou, então, que não possa ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou ao serviço a que se aplica. Para merecer a proteção legal, a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela natureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

  • Forma plástica: formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
  • Forma necessária do produto ou do acondicionamento: aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.
  • Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento: aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.
  • Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico: aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Por ocasião do exame da marca tridimensional serão observadas as seguintes regras:

a) Se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;

b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;

c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço; e,

d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral).

Cabe observar que a simples aplicação de letras, algarismos, números, palavras, figuras, linhas e cores a uma forma comum não confere à marca tridimensional a distintividade exigida.

Informações adicionais sobre o exame das marcas tridimensionais podem ser encontradas na seção 5.13.1 Marca tridimensional.

5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados

De acordo com o inciso II do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca: “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

Este inciso trata da proibição de registro como marca de todas as letras do alfabeto em uso no vernáculo nacional e dos algarismos de 0 a 9, isoladamente.

Para fins de aplicação deste inciso, observa-se que os algarismos e as letras, quando por extenso, são passíveis de registro.

Enquadra-se nesta proibição a data interpretada na sua forma completa, ou seja, dia, mês e ano, salvo se revestida de suficiente forma distintiva, sendo, no entanto, passível de registro a data incompleta, ainda que destituída de cunho fantasioso.

Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas isoladamente, estas na sua forma completa, são de uso comum, pertencendo portanto ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, sendo observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade.

Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, datas na sua forma completa, números e algarismos isolados terão sua proteção aferida pela apresentação gráfica da marca, não podendo o titular impedir que terceiros usem/registrem estes mesmos elementos como parte de conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Letras e algarismos isolados, com cunho distintivo, devem ser depositados como marcas figurativas.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
Serviços jurídicos e de arbitragem Registrável. Embora a data completa "31 DE DEZEMBRO 1927" seja inapropriável a título exclusivo, a mesma está acompanhada de termos e elementos figurativos que conferem distintividade ao conjunto.
11 DE AGOSTO Periódicos Registrável, uma vez que a data se encontra incompleta.
6 Relógios, cronômetros e suas partes Irregistrável à luz do inciso II do art. 124 da LPI, por se tratar de algarismo isolado.
SEIS Relógios, cronômetros e suas partes Registrável, uma vez que se trata de denominação do algarismo.
Relógios, cronômetros e suas partes Registrável.
51 Bebidas alcoólicas (exceto cervejas) Registrável, uma vez que se trata de numeral e não algarismo isolado.
Quaisquer produtos ou serviços Registrável.
POSTO 1 Comércio de gasolina e outros combustíveis Registrável. A combinação do termo "POSTO" e do algarismo "1" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
MODELO T Relógios, cronômetros e suas partes Registrável. A combinação do termo "MODELO" e da letra "T" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
LINHA P Roupas e artigos do vestuário Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, na medida em que a expressão "LINHA P" é usada para identificar o tamanho dos produtos que a mesma visa assinalar.

Considerações sobre o exame de registrabilidade quanto à possibilidade de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI

Os exemplos a seguir visam indicar a extensão da proteção concedida pelo registro de uma marca que contenha, dentre seus elementos de composição, uma letra ou algarismo. Consideramos, nos exemplos a seguir, que os produtos e serviços assinalados pelos sinais são afins.

Registro anterior Pedido em exame Observações
LINE T Irregistrável à luz do inciso II o art. 124 da LPI, pois a letra "T" não está revestida de suficiente forma distintiva.
LINE T Registrável, uma vez que o titular do registro anterior não possui direito exclusivo à letra "T" isolada.
LINE T LINHA T Irregistrável à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI, pois se trata de imitação de marca anterior de terceiro.
LINE T LINE K Registrável. A combinação do termo "LINE" e da letra "K" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

5.9.7 Termo técnico

Prescreve o inciso XVIII do art. 124 da LPI que não é registrável como marca: “termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir”.

Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas. Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicação, o termo técnico deverá manter relação com o produto ou serviço, sendo, portanto, passível o registro de termo que não mantenha relação com o produto ou o serviço.

Resta claro que o objetivo desta norma é não conceder a determinado produtor ou prestador de serviço termo de uso comum no segmento em que atua. É o mesmo princípio que rege o inciso VI do art. 124 da LPI, estando a diferença na abrangência que o termo possui no segmento de mercado, ou seja, se o termo transcende um círculo restrito de pessoas que detêm conhecimento técnico específico, ele infringirá o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Entretanto, se o termo é específico de dado segmento industrial, científico ou artístico, dependendo do conhecimento específico não partilhado por parcela significativa do público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso em comento.

Para o entendimento desta norma legal, será observado:

a) Se a marca é composta apenas pelo termo técnico, não estando acompanhada de elementos figurativos ou nominativos que confiram distintividade ao conjunto;

b) Se o termo técnico encontra-se acompanhado de elementos figurativos ou nominativos capazes de conferir distintividade ao conjunto, o pedido será deferido, não podendo o titular impedir terceiros de usarem/registrarem o termo técnico em questão em conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim;

c) Se a marca for composta apenas pelo termo técnico na sua forma nominativa ou em apresentação mista não distintiva, o pedido de registro de marca será indeferido.

Importante ressaltar que variações gráficas e fonéticas de termo técnico que não o descaracterizem estão sujeitas à aplicação da proibição disposta no inciso XVIII do art. 124 da LPI.
 
Exemplos:

FERRITE Irregistrável para assinalar aparelhos de comunicação.
Ferrite é um material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, usado como núcleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado em rádios de ondas curtas, onde funciona como antena.
VELADURA Irregistrável para distinguir serviços de pintura artística.
Veladura é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.
MONTEVERDE VELADURA Registrável para distinguir serviços de pintura artística. Embora o termo "VELADURA" seja considerado inapropriável a título exclusivo, o mesmo se encontra acompanhado de vocábulo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro.
Veladura é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.

5.9.8 Cores e suas denominações

Estabelece o inciso VIII do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca: “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação. Igualmente, veda-se o registro de variações aumentativas ou diminutivas dos mesmos, e até mesmo em caso de denominações de cor associadas intrinsecamente a objetos de qualquer espécie, como é o caso de denominações de cor correspondentes a nomes de frutas e/ou leguminosas.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é necessário que se interprete esta ressalva legal em combinação com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

Exemplos:

Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
AZUL Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada.
VERDE-E-ROSA Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar goiabas, uma vez que, embora não estejam isoladas, as denominações de cores se referem a estado inerente do produto que a marca visa assinalar.
Registrável para assinalar shows musicais, uma vez que o sinal é composto por combinação de denominação de cores que não guarda relação com o serviço assinalado.
VERDINHO Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada no diminutivo.
ABÓBORA Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, se reivindicada para assinalar "abóbora", uma vez que se trata do próprio produto.
Irregistrável à luz do inciso VIII do art. 124 da LPI para quaisquer produtos ou serviços (exceto "abóbora"), uma vez que se trata de denominação de cor isolada.

O conjunto formado pelas cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável. Neste sentido, observa-se que as marcas compostas por nomes comuns associados a cores serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto ou serviço a ser assinalado.

Assim sendo, são considerados suficientemente distintivos os conjuntos formados pela combinação de denominação de cor e de vocábulo/expressão irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, nos quais a expressão resultante não descreva característica própria do produto ou serviço que o sinal visa assinalar, em que pese o caráter não distintivo dos elementos individuais que o compõem.

Exemplos:

MARROM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA Registrável para assinalar "consultoria em negócios imobiliários", uma vez que a denominação de cor "MARROM" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços assinalados ou da expressão "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA", além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.
CAMISA AMARELA Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário", uma vez que se trata de expressão que identifica produto que o sinal visa assinalar e descreve uma de suas características potenciais ("cor").
PIZZARIA AMARELA Registrável para assinalar "SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO", uma vez que a denominação de cor "AMARELA" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços reivindicados, além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.

5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade

Algumas combinações de termos e elementos, pela frequência com que são reivindicadas como marca e por sua própria constituição, ensejam tratamento específico no exame de sua distintividade. A seguir, são apresentadas algumas orientações específicas para a avaliação da distintividade de alguns gêneros de sinais.

Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário misto cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva deve ser composto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvados os casos de proibição absoluta. Desta forma, o caráter distintivo de tais conjuntos dependerá da capacidade de os elementos figurativos presentes no sinal gerarem suficiente impacto visual ou conceitual a ponto de se sobressaírem à mensagem não distintiva presente nos termos ou expressões.

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.

Exemplos:

Irregistrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo combinado ao termo irregistrável "CHOCOLATE" não é capaz de desviar a atenção do elemento nominativo não distintivo, além de ser comumente empregado no segmento mercadológico em questão. Irregistrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se acompanhado de elementos figurativos ornamentais e usuais no segmento mercadológico, que não criam impressão imediata e duradoura capaz de desviar a atenção do público-alvo do termo não distintivo.
Registrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo exerce função distintiva principal, gerando impressão imediata e duradoura e desviando a atenção do consumidor dos termos irregistráveis "CACAU" e "COCOA". Registrável para assinalar "doces", uma vez que a figura estilizada de esquilo, além de arbitrária, é o principal foco de atenção no sinal em tela. Além disso, a expressão irregistrável "CHOCOLAT AU LAIT", repetida em intervalos constantes no fundo da imagem, é usada como padrão ornamental em sinal marcário. Registrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se disposto em posição secundária, sendo o elemento figurativo o principal foco de atenção, gerando impressão imediata e duradoura.
Elementos figurativos incapazes de conferir distintividade

Dentre os elementos figurativos que, a princípio, não são capazes de conferir distintividade a sinais compostos por elemento nominativo formado por termo ou expressão não distintiva, se destacam:

a) Tipologia banal

Exemplos:

Irregistráveis para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de elemento nominativo irregistrável, grafado em tipologia banal, disposto em arranjo igualmente banal. Informações adicionais sobre o caráter distintivo da tipologia podem ser obtidas no subtítulo Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos.

b) Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais

Exemplos:

Irregistráveis para assinalar "vestuário", uma vez que se trata de elementos nominativos descritivos, grafados em tipologia banal e acompanhados por forma geométrica simples.

c) Molduras ou rótulos comuns ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão

Exemplos:

Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "geleias de fruta", por se tratar de conjunto formado por expressões que identificam e qualificam o produto assinalado, grafadas em tipologias banais e dispostas em rótulo não distintivo. Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "mistura de cereais para alimentação humana", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em moldura não distintiva. Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar quaisquer produtos, por se tratar de conjunto formado por expressão que descreve característica do produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em rótulo comum e não distintivo.

d) Imagens de uso comum em relação aos produtos e serviços reivindicados

Exemplos:

Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "papel", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado do símbolo internacional da reciclagem, usado no segmento em questão para identificar que o produto foi ou poderá ser objeto de processo de reciclagem. Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "alimentos para animais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica a espécie animal a que se destinam os produtos, grafado em tipologia banal, acompanhado de figura estilizada de cão, de caráter igualmente banal.

e) Padrões visuais de difícil memorização e de caráter decorativo

Exemplos:

Irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário de uso comum", por se tratar de conjuntos formados por termos que identificam os produtos assinalados, grafados em tipologia banal, sob fundos constituídos por padrões visuais de caráter decorativo e de difícil memorização.

f) Representação gráfica fiel ou realista, ainda que estilizada, dos produtos ou serviços

Exemplos:

Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "meias", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto. Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "ferramentas manuais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.

g) Representação gráfica bidimensional ou tridimensional da embalagem ou acondicionamento dos produtos

Exemplo:

Irregistrável para assinalar "vinho", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal e representação da silhueta de embalagem não distintiva do próprio produto.
Informações adicionais sobre a distintividade de representações de embalagem estão disponíveis no subtítulo Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento.

h) Representação não distintiva do espaço físico onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos

Exemplo:

Irregistrável à luz dos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI para assinalar "comércio de combustíveis", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável disposto em representação do espaço físico onde os serviços são fornecidos ("posto de gasolina").
Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos

Para conferir suficiente cunho distintivo a um sinal formado por termo ou expressão não distintiva, a tipologia utilizada deve exigir algum esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do elemento nominativo irregistrável. Desta forma, o uso de tipos de letra comuns ou de fácil leitura, mesmo que manuscritos, não é capaz de revestir de suficiente distintividade um conjunto formado por termo ou expressão não distintivos. O mesmo pode ser dito da mera reivindicação de cor aplicada a tipologias banais.

O arranjo gráfico de termos ou expressões é considerado capaz de conferir suficiente distintividade somente nos casos em que exige esforço mental por parte relevante do público para identificar a relação entre os elementos nominativos e os produtos e serviços reivindicados. Assim, o mero fato de os termos ou expressões não distintivas estarem dispostos na vertical, invertidos ou em linhas diferentes, não reveste o conjunto da distintividade necessária para o registro.

Exemplos:

Registrável. A distintividade do conjunto em exame reside no efeito conceitual gerado pela integração do elemento nominativo à imagem imitativa estilizada do produto que o sinal visa assinalar, obtida por meio de uso de fonte não banal. Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
Irregistrável. O conjunto carece de distintividade, uma vez que é formado por termo irregistrável para assinalar "medicamentos", grafado em tipologia banal, ainda que colorida. Neste sentido, entende-se que a folha estilizada presente na extremidade direita do vocábulo "fitoterápicos" exerce função meramente ornamental e não distintiva.
Registrável. O sinal em exame constitui conjunto suficientemente distinto face ao efeito conceitual gerado pelo uso de tipologia não banal de maneira a integrar o elemento nominativo à figura imitativa estilizada de um veículo de duas rodas, imagem que evoca o produto que o sinal visa assinalar (“rodas para veículos”). Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por expressão de caráter necessário grafada em tipologia banal, sobre fundo igualmente banal, ainda que colorido, cuja função é meramente ornamental e secundária.

Distintividade de marcas figurativas

Na avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa, é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. Cabe mencionar que, na análise da distintividade de marcas figurativas compostas por letra ou algarismo isolado, serão observadas, no que couber, as orientações contidas no subtítulo Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva, do subitem 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

Elementos geométricos não distintivos
Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI.

Exemplos:

Irregistrável à luz do art. 122 da LPI. O conjunto é formado unicamente por figura geométrica simples e desacompanhada de elementos adicionais capazes de lhe conferir suficiente cunho distintivo. Registrável. O sinal é constituído por combinação de elementos geométricos simples, formando conjunto fantasioso e suficientemente distintivo.

Padrões evidentemente ornamentais

Os padrões evidentemente ornamentais, passíveis ou não de proteção como registro de desenho industrial, carecem de capacidade distintiva, por se tratar de elementos meramente ornamentais ou decorativos incapazes de, intrinsecamente, serem identificados como marca para qualquer produto ou serviço. Desta forma, sinais requeridos como marca constituídos apenas por padrão evidentemente ornamental serão indeferidos pelo art. 122 da LPI. Todavia, a combinação de padrões ornamentais com outros elementos poderá conferir suficiente cunho distintivo ao sinal.

Exemplos:

Marca Observações
Irregistrável à luz do art. 122 da LPI para assinalar qualquer produto ou serviço, por se tratar de padrão evidentemente ornamental incapaz de ser identificado como marca.
Registrável. O padrão ornamental, irregistrável isoladamente, encontra-se integrado a elemento registrável.

Sinais requeridos como marca formados por padrão ornamental aplicado à representação do produto a ser assinalado carecem de capacidade distintiva e serão indeferidos pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca Observações
Irregistrável à luz do inciso VI, para assinalar “artigos de vestuário”.

Representações gráficas de produtos

A representação gráfica fiel de um termo descritivo ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilização simplificada do produto, é considerada irregistrável à luz dos incisos VI ou XXI do art. 124 da LPI. Contudo, são consideradas passíveis de registro as estilizações fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto a ponto de exigir algum esforço de interpretação por parte do público relevante.

Os sinais constituídos por representação gráfica bidimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto sobre o qual foi aplicado elemento nominativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação do produto. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Na hipótese de sinais constituídos de representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhado de elemento nominativo distintivo, deverá ser formulada exigência para que seja suprimida a representação do produto. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

As marcas formadas unicamente por representação gráfica bidimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhadas de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI da LPI.

Por fim, as marcas formadas unicamente por representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhadas de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
Parafusos Irregistrável à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar ("parafusos") com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.
Bolos e massas alimentícias Registrável. O sinal é constituído por estilização fantasiosa do produto que o sinal visa assinalar ("bolos e massas alimentícias").
Vagões restaurante Será formulada exigência para que seja suprimida a representação gráfica bidimensional da forma comum do produto sobre o qual foi aplicado elemento nominativo distintivo. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.
Sabonetes Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica tridimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.
Chocolate Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica tridimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.
Chocolate Irregistrável por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica bidimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.

A eventual concessão de marcas constituídas unicamente por representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto nas formas mista ou figurativa gera ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre a configuração tridimensional do produto ou apenas sobre a figura constituída por sua representação bidimensional. Essa imprecisão na proteção conferida pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorrência leal e criando insegurança jurídica para os demais agentes do mercado.

Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento

A representação gráfica de embalagem ou acondicionamento comum do produto que o sinal visa assinalar, estilizada ou não, ainda que contenha reivindicação de cores, não possui suficiente capacidade distintiva, incorrendo nas proibições dispostas nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Representações tridimensionais

Marcas figurativas formadas unicamente por representação evidentemente tridimensional de embalagem (com perspectiva e indicação de sombreados, por exemplo), ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI, por constituírem representação da forma necessária, comum ou vulgar do acondicionamento.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Leite Irregistrável à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI.

Os sinais mistos ou figurativos constituídos por representação gráfica tridimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Leite Será formulada exigência para que seja suprimida a representação da embalagem.
Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Por fim, as marcas formadas unicamente por reprodução tridimensional realista de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Leite Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

A eventual concessão de tais conjuntos como marcas nas formas mista ou figurativa gera ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre a configuração tridimensional da embalagem ou apenas sobre a figura constituída por sua representação bidimensional. Essa imprecisão na proteção conferida pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorrência leal e criando insegurança jurídica para os demais agentes do mercado.

Representações bidimensionais

Já as marcas figurativas constituídas unicamente por estilização bidimensional comum de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, por se tratar de sinais de caráter comum.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Suco de frutas Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Os sinais constituídos por representação bidimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Suco de frutas Será formulada exigência para que seja suprimida a representação da embalagem.
Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

As marcas formadas unicamente por reprodução bidimensional comum de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
Suco de frutas Irregistrável por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Representação de mapas, globos terrestres e planisférios

Representações tradicionais de mapas, globos terrestres e planisférios são consideradas inapropriáveis a título exclusivo por carecerem de cunho distintivo, em quaisquer segmentos de mercado, nos termos do inciso VI do art. 124 da LPI. Todavia, a estilização fantasiosa destes elementos ou sua combinação com outros elementos são condições capazes de conferir suficiente cunho distintivo ao sinal, permitindo sua concessão enquanto marca.

Exemplo:

Marca Observações
Registrável. A representação do mapa, irregistrável isoladamente, encontra-se integrada a elemento registrável.

Marcas formadas por aglutinação ou justaposição

Elementos não distintivos aglutinados

Aglutinação é a reunião, em um só vocábulo, de dois ou mais termos distintos, no qual ocorre perda de letra(s) e/ou fonema(s). Comumente, tal fenômeno altera foneticamente a expressão irregistrável corretamente grafada, formando um novo termo passível de registro à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
GOSTOSOVO Ovos para alimentação Registrável.
BOMEL Mel Registrável.

Exceção a esta regra são as marcas formadas a partir da aglutinação de termos desprovidos de distintividade nas quais o primeiro termo termina em vogal átona e o segundo elemento se inicia com vogal idêntica e igualmente átona. Em tais casos, entende-se que, apesar da aglutinação dos elementos, o termo resultante é foneticamente idêntico à expressão corretamente grafada, não possuindo, portanto, suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
PURAVEIA Cereais Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Apesar da aglutinação, o elemento "PURAVEIA" é foneticamente idêntico à expressão "PURA AVEIA", considerada irregistrável para assinalar "cereais", uma vez que identifica o tipo de produto que o sinal visa assinalar. A identidade fonética com a expressão corretamente grafada ocorre uma vez que a vogal "A", presente no final da palavra "PURA" e no início do vocábulo "AVEIA", é átona.
Termos não distintivos justapostos

A justaposição é a reunião, em um só termo, de dois ou mais vocábulos ou radicais, sem que haja alteração ortográfica ou fonética de tais elementos. A justaposição de termos não distintivos normalmente não é capaz de gerar conjunto passível de registro por não se diferenciar da expressão irregistrável corretamente grafada.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
BOMCAFÉ Café Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI.
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
BIGSACO Sacos Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
CAMISANOVA Vestuário Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
PURASOPA Sopas Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
Aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia

A presença do elemento de fantasia confere suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
MOBILÓTICA Instrumentos óticos Registrável.
COMAVES Carnes, aves e ovos Registrável.
Carnes, aves e ovos Registrável. Embora o termo em destaque "AVES" seja considerado inapropriável a título exclusivo para assinalar os produtos reivindicados, o mesmo se encontra acompanhado de elementos adicionais que conferem ao conjunto suficiente distintividade, tornando o mesmo passível de registro.
FRANCÓLEOS Óleo lubrificante para veículos Registrável.
MILKWAY Laticínios Registrável.
DELICHEESE Queijos Registrável.
PNEUAC Comércio de partes e acessórios para automóveis Registrável.
Aglutinação ou justaposição de termos de uso comum com radicais evocativos formando um novo termo

Neste caso, o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
MICROTEC Desenvolvimento de software Registrável.
DATAPRONTO Processamento de dados Registrável.
MECAUTO Manutenção de automóveis Registrável.
Aglutinação ou justaposição de radicais evocativos formando um novo termo

Radicais evocativos são aqueles que remetem ao produto ou serviço assinalado pela marca, mas que não têm significado quando isolados. São considerados elementos de composição e normalmente são constituídos por prefixos e sufixos, podendo fazer parte de diversos conjuntos marcários distintos.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
AGROFERT Fertilizantes Registrável.
ORTOMED Equipamentos médicos Registrável.
AGROMAQ Máquinas agrícolas Registrável.
CONSULTPLAN Serviços de consultoria em negócios Registrável.
Aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade formando um novo termo

Exemplos:

Marca Especificação Observações
ULTRACHOC Chocolates Registrável.
HIPERPHARMA Comércio de medicamentos Registrável.
MULTFLEX Tubos e canos metálicos Registrável.

Combinação de termos não distintivos formando conjunto suficientemente distintivo

Termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante.

Marca Especificação Observações
POSTO L Combustíveis e lubrificantes para automóveis Registrável. Embora o termo "POSTO" seja irregistrável para assinalar os produtos reivindicados por identificar tipo de estabelecimento que os comercializa e a letra "L" não possa ser apropriada a título exclusivo por força do disposto no inciso II do art. 124 da LPI, a combinação de tais elementos forma conjunto capaz de identificar a origem empresarial, em vista do seu caráter singular e não usual. Neste sentido, considera-se que a expressão tal como requerida não é comumente utilizada para identificar característica, propriedade ou finalidade dos produtos em questão.
AMARELO SERVIÇOS DE SAÚDE Serviços de saúde Registrável. Embora a denominação de cor "AMARELO" seja irregistrável isoladamente em vista do disposto no inciso VIII do art. 124 da LPI e a expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE" constitua mera descrição dos serviços reivindicados, a combinação de tais elementos forma conjunto suficientemente distintivo. Neste sentido, vale observar que a denominação de cor "AMARELO" não é usualmente utilizada para designar característica da expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE".

Vale observar que, conforme disposto no Parecer PROC/DIRAD nº 15/2009, os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis e de termos como "& Cia", "& Co" e "Companhia" são, em princípio, registráveis no que tange ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
AVESTRUZ & CO Carnes, aves e ovos Registrável. A combinação do termo "AVESTRUZ" e da expressão "& CO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
COMPANHIA DO CABELO Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos Registrável. A combinação do termo "COMPANHIA" e da expressão "DO CABELO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
CIA DOS PÉS Calçados Registrável. A combinação da sigla "CIA" e da expressão "DOS PÉS" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
PAPÉIS, FITAS & CIA Artigos de papelaria Registrável. A combinação dos termos "PAPÉIS", "FITAS" e da expressão "& CIA" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

Ressalta-se também que os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis com o vocábulo “Brasil” são registráveis, quando não ensejarem relação inequívoca entre o conjunto requerido e a nacionalidade, proveniência ou origem dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar.

Nestes casos, o termo “Brasil” deixa de exercer função de identificador de nacionalidade, passando a funcionar como parte distintiva de conjunto passível de registro, relativamente ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
CHURROS BRASIL Comércio de churros Registrável. Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “CHURROS” e “BRASIL” formam expressão suficientemente distintiva e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.
Comércio de minérios Registrável. Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “BRASIL” e “MINERAÇÃO” formam expressão suficientemente distintiva e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.
AÇOS DO BRASIL Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos Irregistrável. A expressão identifica o produto e sua origem nacional, sendo, portanto, inapropriável isoladamente à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Neologismos

Marcas formadas a partir de sufixos comumente empregados na formação de palavras que identificam gênero de estabelecimento

A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado.

Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca Especificação Observações
SALGADERIA Comércio de salgados e doces Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. A combinação do sufixo "ERIA" com a denominação do próprio produto comercializado ("SALGADO") gera vocábulo identificado como mera denominação de tipo de estabelecimento, sendo desprovido, portanto, de capacidade distintiva.

Combinação de elementos de uso comum na formação de expressões de fantasia

Elemento não distintivo em expressão com significado próprio

Nos casos de sinais formados por expressões que contêm termo considerado irregistrável, será avaliado o significado do conjunto em questão a fim de determinar a distintividade do mesmo.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
LUA DE MEL Mel Registrável. Ainda que “MEL” seja irregistrável para o produto em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
SEBO NAS CANELAS Comércio de livros usados Registrável. Ainda que “SEBO” seja irregistrável para o serviço em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
BODAS DE PAPEL Papel e papelão Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos de papel, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
VIA LÁCTEA Laticínios Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos à base de leite, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PONTO SEM NÓ Serviços de alfaiate Registrável. Ainda que a expressão seja utilizada no segmento mercadológico indicado, a mesma possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PELLO MENOS Serviços de depilação Registrável. Ainda que a expressão sugira a finalidade do serviço, a mesma possui significado próprio, de modo a formar conjunto fantasioso.
EM PONTO DE BALA Comércio de doces Registrável. Ainda que o termo "BALA" descreva os produtos comercializados, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
ASSIM & ASSADO Restaurante, bar e lanchonete Registrável. Ainda que "ASSADO" possa indicar um dos pratos oferecidos no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
Combinação de expressões de uso comum e elementos fantasiosos

O exame da distintividade observará o caráter distintivo do conjunto, sendo passíveis de registro sinais que contenham termos, expressões ou imagens não distintivas, desde que combinados entre si ou com outros elementos de forma a conferir distintividade ao conjunto. Cabe observar que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o elemento não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
BISCOITO PALHAÇO Biscoitos Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BISCOITO", sua combinação com o elemento distintivo "PALHAÇO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA Serviços médicos Registrável. Apesar da presença da expressão irregistrável "CLÍNICA DE OLHOS", sua combinação com o elemento distintivo "SEROPÉDICA" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
BANCO BRADESCO Serviços bancários Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BANCO", sua combinação com o elemento distintivo "BRADESCO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CIDADE DO AUTOMÓVEL Compra e venda de veículos novos e usados Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "AUTOMÓVEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal local.
HOSPÍCIO DO CHOPP Bar e restaurante Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "CHOPP", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de instituição de tal gênero.
MR. PASTEL Serviços de alimentação Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "PASTEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
REI DOS FOGÕES Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento
Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "FOGÕES", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal título.

Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas

Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo não distintivo, é avaliado se os significados das expressões estão diretamente identificados, não exigindo qualquer esforço mental para associação entre os mesmos. Nestes casos, os sinais são diretamente equiparados aos termos grafados corretamente, sendo vedado seu registro em caráter exclusivo.

Por outro lado, os sinais cujas grafias não tenham correspondência direta com expressões descritivas, genéricas, de uso comum, vulgar etc., ou seja, aqueles cujas grafias conseguem ocultar tais expressões, são considerados passíveis de registro.

Como regra geral, para conferir suficiente cunho distintivo ao conjunto, a substituição ou omissão de letras em termos ou expressões irregistráveis, deverá:

  • Ser surpreendente, singular ou arbitrária; ou
  • Exigir relativo esforço mental e interpretativo para identificação do termo ou expressão corretamente grafados.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
CAMYSA Roupas Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124.
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
K-MYZZA Roupas Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRPETH Tapetes Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRO Automóveis Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124;
Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

Siglas e abreviações

As abreviações e siglas de termos ou expressões desprovidos de distintividade são consideradas irregistráveis se forem usadas comumente pelos consumidores e fornecedores atuantes no segmento de mercado em questão como equivalentes aos vocábulos ou expressões a que se referem. O uso de tais siglas ou abreviações por diversos fornecedores e/ou sua menção em livros ou artigos acadêmicos e técnicos podem caracterizar sua irregistrabilidade.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
TVF TOMATES VERMELHOS FRESCOS Comércio de tomates não-processados Registrável. Embora a expressão "TOMATES VERMELHOS FRESCOS" seja considerada inapropriável a título exclusivo, a mesma se encontra acompanhada de elemento nominativo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Observa-se, contudo, que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem a expressão não distintiva em questão como parte de conjunto marcário distinto, em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
HTTP Serviços de desenvolvimento de software e criação de páginas para Internet Irregistrável à luz do inciso XVIII do art. 124 da LPI, uma vez que "HTTP" é sigla do termo técnico "HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL", protocolo de comunicações utilizado na troca e transferência de dados na Web, sendo comumente empregado pelos profissionais do ramo de desenvolvimento de software e aplicações para Internet.

Nomes de domínio

A sigla “www” e os top-level domains (.com, .gov, .org, .com e .br) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço. É possível conferir as listas de top-level domains internacionais e brasileiros nos sites da Internet Assigned Numbers Authority - IANA e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Exemplos:

Marca Especificação Observações
PONTOFRIO.COM Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "PONTOFRIO" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
Equipamentos de ginástica Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "SURRA" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
WWW.INTERNET.COM Serviços de telecomunicação Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.
WWW.BISCOITO.COM.BR Comércio de biscoitos, bolachas, bolos e massas alimentícias Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.