8.7 Análise do pedido de transferência

8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência

Existem duas filas de exame de requerimentos de transferência:

Fila ordinária
Agrupa os pedidos de transferência a serem examinados, segundo a ordem cronológica de protocolo.

Fila extraordinária
É constituída pelas petições de transferência nas seguintes condições:

  • Por determinação judicial quanto à antecipação do exame;
  • Em pedidos de registro de marca cujo prosseguimento no exame de mérito dependa do exame do requerimento da transferência;
  • Em pedidos ou em registros de marca cujo prosseguimento do exame de recurso ou processo administrativo de nulidade dependa do exame do requerimento da transferência;
  • Em pedidos ou registros envolvidos em averbações de contratos de transferência de tecnologia.

8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência

O exame do requerimento de transferência compreende quatro etapas básicas:

  • Verificação da situação do pedido ou do registro a ser transferido;
  • Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência, a saber: poderes do cedente da marca, documentação apresentada, conteúdo mínimo do documento de cessão e retribuição paga para todos os processos relacionados no procedimento e no documento de cessão;
  • Verificação quanto à compatibilidade da atividade do cessionário nos termos do artigo 134 da LPI c/c § 1º do Art. 128 da LPI
  • Verificação da aplicabilidade do artigo 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido

É verificada a situação em que se encontram os processos envolvidos na transferência, de modo a orientar se haverá alguma decisão imediata no requerimento ou se a petição prosseguirá no exame.

a) Pedidos ou registros com pendências judiciais

Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub-judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sobrestada até a retirada do impedimento, valendo o mesmo para as marcas semelhantes. O exame da transferência das marcas diferentes do pedido ou registro com ônus seguirá normalmente.

b) Pedido de registro ainda não publicado para fins de oposição

Caso haja no rol de processos a transferir, pedidos de registro ainda não publicados para a oposição, o exame da transferência será sobrestado.

c) Pedidos arquivados ou registros extintos

Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados, indeferidos sem interposição de recurso, com indeferimento mantido em grau recursal ou considerados inexistentes, bem como de registros extintos, declarados nulos ou que tenham sido cancelados de ofício anteriormente, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada.

d) Pedidos ou registros em outras situações

Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações citadas, dá-se prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações.


8.7.4 Verificação de requisitos básicos

Nesta etapa, são verificados os seguintes procedimentos:

a) Se quem atua como parte cedente tem poderes para transferir a marca.

b) Se a documentação requerida nos procedimentos de transferência foi devidamente apresentada, de acordo com cada tipo de transferência: por cessão, por incorporação ou fusão, por cisão, por sucessão legítima ou testamentária e por falência.

c) Se, no documento de cessão, constam: o cedente e o cessionário ou seus representantes, respectivamente qualificados, se for o caso; as respectivas assinaturas; a marca (caso nominativa ou mista), o número do processo e a data do documento.

d) Se houve o pagamento da retribuição devida no que se refere à quantidade de processos envolvidos no procedimento de transferência.

No que se refere à letra “B”, vale observar que documentos notariais serão aceitos como instrumentos comprobatórios da transferência desde que atendam aos requisitos previstos na LPI e descritos neste Manual.

Esta etapa pode resultar na formulação de exigência para que:

  • O requerente apresente ou complemente a documentação necessária;
  • Seja complementada a retribuição devida tendo em vista a quantidade de processos envolvidos na transferência ou se restrinja os processos à quantidade devidamente paga;
  • O requerente preste esclarecimentos ou apresente documentação pertinente quando houver dúvidas sobre os poderes de quem se denomina cedente da marca.

Verificação dos poderes de quem cede a marca

A legitimidade dos signatários é verificada no contrato social, quando apresentado, ou através das qualificações declaradas no documento de cessão (Ex. "diretor", "presidente", "sócio-gerente", entre outros). Caso esse requerente se trate de pessoa distinta da relação processual, a petição será indeferida.

Quando, do contrato social, contiver em uma das cláusulas que a alienação ou aquisição de bens deverá ser feita com “o aval dos sócios” ou “mediante a deliberação da ata” etc, será verificado se há documentos que comprovem o contido na cláusula, sendo formulada exigência para comprovação no caso de ausência dos mesmos.

A publicação de eventuais exigências será feita na RPI, tendo o requerente o prazo de 60 dias para o cumprimento ou contestação da exigência, sob pena do indeferimento do requerimento de transferência.

Empresário individual com inscrição extinta

Conforme constante do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 25/2013, o empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder e transferir pedido ou registro marcário, uma vez que o patrimônio de um empresário individual se confunde com o da pessoa natural.


8.7.5 Análise da atividade do cessionário

A verificação da aplicabilidade do artigo 134 da LPI se remete à análise do estipulado no artigo 128 da LPI, cujos princípios estão estabelecidos na seção 5.5 Análise da legitimidade do requerente. Desta forma, a adequação da atividade do cessionário será verificada com base em tais princípios.

Nesta etapa, é avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos, exceto nos casos de transferência por fusão ou incorporação e cisão, nos quais se subentende que foi dado prosseguimento à atividade do cedente. Quando tratar-se de transferência por sucessão ou falência, as quais são feitas por determinação judicial, caso a cessionária não possua atividade compatível, a mesma poderá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Quando restar comprovada a atividade para apenas alguns pedidos ou registros, a anotação da transferência será promovida somente para esses pedidos ou registros que estiverem em conformidade com o disposto no artigo 128 da LPI. Para pedido(s) ou registro(s) em que a adequação da atividade do cessionário àos produtos ou serviços assinalados não estiver caracterizada de forma clara, será formulada exigência. Caso a atividade seja incompatível, a transferência será indeferida com base no § 1º do art. 128 da LPI.

Os casos de transferência por sucessão legítima poderão vir acompanhados de documentação adicional que contemple indiretamente o estipulado no artigo 128 da LPI.

Tal análise poderá resultar em:

a) Formulação de exigências para o cessionário, caso haja dúvidas quanto à compatibilidade da atividade com os serviços/produtos assinalados, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias estipulado em lei, a contar da data da publicação da exigência na RPI;

b) Deferimento da petição de transferência, caso todos os requisitos das etapas anteriores tenham sido cumpridos, e não tenham sido formuladas exigências, ou se formuladas, tenham sido cumpridas satisfatoriamente no prazo devido;

c) Indeferimento da petição de transferência caso a atividade do cessionário não seja compatível com os produtos/serviços assinalados pela marca e se, formulada exigência, a mesma não tenha sido cumprida.

Caberá recurso contra a decisão que deferir ou indeferir o pedido de anotação da transferência, nos termos da LPI.


8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos

Caso a petição de transferência seja deferida, será verificado se existem pedidos ou registros de marca adicionais em nome da cedente que não tenham sido transferidos.

Conforme determina o artigo 135 da LPI, os pedidos de registro ou registros em nome da cedente que não tenham sido objeto da transferência e que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhante ou afins, serão, respectivamente, arquivados e cancelados.

Tal análise deverá observar o contido na seção 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica. Também deverá ser verificado se as marcas que não foram objeto da transferência não se encontram em nome de empresa do mesmo grupo econômico.

Empresas do mesmo grupo econômico

Baseada na alegação de pertencer ao mesmo grupo econômico, devendo esta condição ser comprovada no requerimento, a cedente poderá permanecer com marcas colidentes em atividades afins, desde que seus produtos/serviços sejam distintos, conforme entendimento presente no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 12/2008.

Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Acordos de convivência

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto ocorrerá sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência será indeferido, à vista do que dispõem os arts. 134 e 128, § 1º, da LPI, excetuando-se os casos em que se caracterize a condição jurídica de controladora e controlada.


8.7.7 Despachos aplicáveis

Exigência
Tem a finalidade sanar dúvidas, omissões ou divergências quanto à documentação pertinente ao exame da transferência.

Deferimento
Caso sejam atendidos todos os requisitos legais para sua averbação, a petição de transferência é deferida.

Indeferimento
Ocorre nos casos em que não são atendidos os requisitos legais para a averbação da transferência.

Arquivamento da petição
Serão arquivadas as petições protocoladas por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não tenha sido apresentado em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo.

Arquivamento ou cancelamento de ofício
São objeto de arquivamento e cancelamento de ofício os pedidos e registros referentes às marcas passíveis de conflito não compreendidas no documento de cessão, à exceção dos casos detalhados no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Decisão de não conhecer petição
Não são conhecidas as petições protocoladas fora do prazo legal, desacompanhadas de fundamentação legal ou sem o comprovante do pagamento.

Decisão de prejudicar petição por falta de objeto
Caso os pedidos ou registros listados no instrumento de cessão encontrem-se, respectivamente, indeferidos sem interposição de recurso ou extintos, o exame da petição de transferência ficará prejudicado, por carecer de objeto. O mesmo vale para os casos em que o serviço de transferência solicitado já tenha sido atendido anteriormente, com publicação na RPI.