8. Transferência de direitos

A marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

A partir de 9 de março de 2020, com a entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 244/2019, a transferência de direitos poderá referir-se tanto a registros e pedidos de registros em sua totalidade quanto a parte dos produtos ou serviços especificados, sendo inclusive permitida a transferência de titularidade de parte de uma mesma classe. Esta transferência poderá ser realizada por meio de uma transferência com divisão. Informações adicionais podem ser encontradas na seção 8.9 Transferência com divisão do processo.

A partir de 9 de março de 2020, com a disponibilização do peticionamento relativo ao regime de cotitularidade de marcas, poderão ser solicitadas inclusões ou exclusões de cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca, por meio de uma petição de anotação de transferência de titularidade.

Em petições de transferência de titularidade que afetem registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade, deverá haver correspondência entre o conjunto de requerentes da petição e o novo conjunto de titulares.

Caso a documentação comprobatória da transferência de titularidade não compreenda todos os cessionários, será formulada exigência para que os requerentes promovam as devidas adequações. Caso a exigência não seja cumprida satisfatoriamente, a petição de transferência será indeferida.

Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência. A todos os tipos de transferência, incluindo a transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública, aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI:

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

O artigo 135 enfatiza a impossibilidade de convivência entre sinais iguais ou semelhantes, pertencentes a requerentes ou titulares distintos, para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.

A anotação da cessão resultante do deferimento da petição de transferência, o indeferimento da petição de transferência, o arquivamento de pedidos e o cancelamento de registros são publicados na RPI, cabendo recurso de tais decisões no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação.

Ao peticionar requerimento de transferência, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência, bem como as orientações presentes na tabela constante do item 3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede.

Observação: As anotações relativas à alteração de dados cadastrais de pedido e/ou registro de marca da matriz para uma de suas filiais, ou vice-versa, deverão ser requeridas por meio de Petição de alteração de nome, sede ou endereço (serviço 348).

Como solicitar o serviço
Serviço: Anotação de transferência de titular
Código: 349
Informações adicionais: 3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede
Tabela de Retribuições

A partir de 9 de março de 2020, com a disponibilização do peticionamento relativo ao regime de cotitularidade de marcas ao peticionar uma anotação de transferência de titularidade, deverá ser informado no formulário o novo conjunto de cotitulares ou requerentes do processo, conforme exemplo a seguir:

Inclusão de um cotitular C em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B. No formulário da petição, deverão ser incluídos no campo “novo conjunto de titulares” os cotitulares A, B e C.
Exclusão de um cotitular A em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B. No formulário da petição, deverá ser incluído no campo “novo conjunto de titulares” o cotitular B.
Inclusão de um cotitular C e exclusão de um cotitular A em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B. No formulário da petição, deverão ser incluídos no campo “novo conjunto de titulares” os cotitulares B e C.

As petições de transferência de titularidade poderão abranger mais de um processo, desde que:

  • O conjunto de cotitulares ou requerentes seja o mesmo em todos os processos; e
  • O novo conjunto de cotitulares ou requerentes seja o mesmo em todos os processos.

Não atendidas estas condições, é necessário apresentar mais de uma petição, conforme exemplo a seguir:

Processos Conjunto de Cotitulares Novo Conjunto de Cotitulares Petição
Registros nº 1, 4 e 7 Empresas A e B Empresas A e C Petição nº 1111
Registros nº 2 e 3 Empresas A e B Empresa B Petição nº 2222
Registros nº 5, 8 e 9 Empresa A Empresa B Petição nº 3333

No exemplo acima, os registros nº 2 e 3 não podem ser transferidos por meio da mesma petição que transfere os registros nº 1, 4 e 7 (petição nº 1111), pois os novos conjuntos de cotitulares são distintos. Da mesma forma, os registros nº 5, 8 e 9 não podem ser transferidos por meio da mesma petição que transfere os registros nº 2 e 3 (petição nº 2222), pois não pertencem ao mesmo conjunto de cotitulares.


8.1 Transferência por cessão

A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma pessoa física ou jurídica, denominada cedente, transfere os direitos sobre as marcas por meio de um instrumento de cessão a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária.

A transferência por cessão obedece a duas condições estabelecidas em lei:

a) A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as partes envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o produto ou serviço que a marca visa a assinalar, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de transferência indeferido.

"Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro".

Informações específicas sobre a apreciação da legitimidade do requerente de registro de marca podem ser obtidas no item 5.5 Análise da legitimidade do requerente.

b) Deverão ser transferidos todos os pedidos e registros de marca da cedente, tendo em vista o estabelecido no artigo 135 da LPI, sob pena de os pedidos e registros de marca não relacionados serem, respectivamente, arquivados e cancelados. Informações adicionais podem ser encontradas no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Para a anotação da cessão de direitos, são exigidos os seguintes documentos:

  • Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
  • Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
  • Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão;
  • Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
  • Procuração do cessionário, se for o caso; e
  • Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade.

A transferência de pedido ou registro de marca por cessão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

Observação: no caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito, o cessionário não estará dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.


8.2 Transferência por incorporação ou fusão

A incorporação é uma operação que ocorre quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, o que inclui os direitos sobre marcas. A fusão, por sua vez, é uma operação que ocorre quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova que também lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

A anotação da transferência por incorporação ou fusão ocorre mediante a apresentação de documentos que comprovem essas operações:

a) Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.

b) Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão, bem como os atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Para a anotação da cessão de direitos, são necessários os seguintes documentos:

  • Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
  • Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
  • Atos da incorporação ou atos relativos à fusão e atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente;
  • Procuração do cessionário, se for o caso;
  • Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por incorporação ou fusão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.


8.3 Transferência por cisão

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, caso a cisão seja parcial (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

A transferência de titularidade de marca pode ocorrer com base em uma cisão. Para tanto, o requerente deve apresentar os documentos comprobatórios da operação averbados pelo órgão competente.

O cessionário deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Para a anotação da transferência de direitos com base na cisão, são exigidos os seguintes documentos:

  • Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
  • Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
  • Atos da cisão e atos constitutivos da nova sociedade averbados no órgão competente;
  • Procuração do cessionário, se for o caso;
  • Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por cisão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.


8.4 Transferência por sucessão legítima ou testamentária

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens.

Nesta modalidade de transferência, devem ser transferidos todos os pedidos ou registros que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços afins, sob pena de, conforme o artigo 135 da LPI, serem arquivados os pedidos de registro e cancelados os registros não transferidos. Informações adicionais podem ser encontradas no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Para a anotação da transferência de direitos com base na sucessão, são necessários os seguintes documentos:

  • Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
  • Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
  • Documentos oficiais que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária;
  • Procuração do cessionário, se for o caso;
  • Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por sucessão legítima e testamentária deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.


8.5 Transferência por falência

As marcas são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidas mediante decisão judicial. Deverão ser transferidos todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da massa falida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item 8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de marca que esteja incluído na universalidade de bens de massa falida, devem ser apresentados os seguintes documentos:

  • Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
  • Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
  • Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca;
  • Documento de cessão devidamente assinado pelo síndico da massa falida ou pelo curador fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais;
  • Procuração do cessionário, se for o caso;
  • Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por falência deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.


8.6 Transferência de marca coletiva

Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, sendo o mesmo indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 desta mesma lei. Isso se justifica uma vez que a transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca.


8.7 Análise da petição de transferência

A análise da petição de transferência só será iniciada após a verificação preliminar quanto ao pagamento da retribuição devida. Nesta verificação, será analisado se:

a) O pagamento referente ao serviço foi efetuado até o envio da petição; e

b) O valor pago corresponde exatamente ao valor constante na GRU gerada, que deverá ser apenas uma para cada petição de transferência apresentada.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado até a data do envio da petição de transferência, a petição não será conhecida por falta de pagamento. Se o pagamento for efetuado em valor menor do que o da GRU gerada, será formulada exigência para complementação de valor. O não conhecimento da petição e a exigência para complementação de valor serão publicados na RPI.

Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação na RPI, a petição de transferência será indeferida com base no art. 134 da LPI.

Múltiplas petições de transferência em um mesmo processo

Em caso de múltiplas petições de transferência firmadas pelo mesmo cedente em favor de cessionários distintos, será examinada aquela que contiver o documento de cessão com a data mais antiga.

Caso duas ou mais petições de anotação de transferência de titularidade, envolvendo os mesmos pedidos e/ou registros, sejam apresentadas pelo último cessionário envolvido, o exame das petições se fará em conjunto, cabendo a este cumprir eventuais exigências que se apliquem a quaisquer destas transferências. A apresentação de procuração outorgada pelo último cessionário envolvido na transferência suprirá os requisitos previstos nos artigos 216 e 217 da LPI.

8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência
8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência
8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido
8.7.4 Verificação de requisitos básicos
8.7.5 Análise da atividade do(s) cessionário(s)
8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos
8.7.7 Despachos aplicáveis


8.8 Transferência por determinação judicial

A transferência de titularidade poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro. A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca.

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o exame da petição de anotação de transferência.

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso o cessionário não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a regularização do processo no INPI seja providenciada.
O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8.1 Carta de arrematação

Nos casos de transferência de titularidade determinada por carta de arrematação, a mesma será devidamente anotada independentemente da existência de anotações de limitações ou ônus no processo. Contudo, no ato de sua publicação, será incluída no despacho a informação da existência de limitações ou ônus (sem proibição de transferência) publicados em RPIs anteriores. Na hipótese de constar proibição de transferência por determinação judicial no(s) processo(s) arrematado(s), será formulada exigência para que o cessionário comprove o término da proibição.

8.9 Transferência com divisão do processo

A partir de 9 de março de 2020, com a entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 244/2019, poderá ser solicitada a transferência de direitos referente a parte dos produtos ou serviços especificados em um registro ou pedido de registro de marca, por meio de uma transferência com divisão do processo. A transferência com divisão poderá ser solicitada em relação a classes inteiras ou a parte dos produtos ou serviços constantes de uma mesma classe.

A transferência com divisão originará um novo pedido ou registro, que será composto pelos produtos ou serviços objetos da transferência e manterá a mesma data de depósito ou prioridade, se houver, do pedido ou registro original. Em caso de divisão de registro já em vigor, o registro decorrente da divisão também manterá o período de vigência do registro original.

Ao peticionar requerimento de transferência com divisão do processo, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência (por cessão, incorporação ou fusão, cisão, sucessão legítima ou testamentária, falência ou determinação judicial). Caso tais requisitos não sejam cumpridos, a divisão do registro ou pedido de registro de marca não será processada.

A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original.

Também será verificada a existência de outros registros ou pedidos de registro de marca em nome do cedente que não tenham sido transferidos.

Exemplo:

Registro original Registro nº 1 (Marca nominativa: Panda)
Classe 06: Fechos de metais para portas; Ferragens de metal para janelas
Registro decorrente da transferência com divisão Registro nº 2 (Marca nominativa: Panda)
Classe 06: Fechos de metais para portas
Aplicação do art. 135 da LPI O registro nº 1 será cancelado, uma vez que os produtos remanescentes (Ferragens de metal para janelas) são afins aos transferidos (Fechos de metais para portas).

Deverá ser apresentada uma petição de Anotação de transferência parcial de titular com divisão de processo para cada registro ou pedido de registro de marca.