11.2.2 Certificação do pedido internacional pelo INPI¶
11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI¶
Podem requerer registro internacional de marca por intermédio do INPI pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no Brasil ou, ainda, que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País, nos termos do art. 4º da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e do art. 2(1)(i) do Protocolo de Madri.
Além de ser nacional, domiciliado ou possuir estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Brasil, o depositante deve ser titular de registro(s) ou pedido(s) de registro de marca nacional(is), que servirá(ão) de base para o pedido internacional.
O depósito de pedidos internacionais pode ser realizado em regime de cotitularidade, desde que todos os cotitulares sejam nacionais, domiciliados ou possuam um estabelecimento comercial ou industrial no Brasil. Igualmente, todos os cotitulares devem ser cotitulares do(s) registro(s) ou pedido(s) de base para o pedido internacional, conforme Regra 8(2) do Regulamento Comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri.
11.2.2.2 Etapa de certificação¶
Ao receber o formulário de pedido internacional, compete ao INPI proceder à certificação do pedido internacional. O INPI deverá assinar e certificar o pedido internacional, de acordo com o art. 3(1) do Protocolo de Madri, com a Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum e com o art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019. A certificação consiste na conferência das informações indicadas pelo depositante no formulário do pedido internacional em comparação com as informações contidas no(s) pedido(s) ou registro(s) de base no momento em que é realizada a certificação.
O pedido internacional pode ser fundamentado em mais de um pedido ou registro de base, não importando a situação desses, desde que estejam ativos no banco de dados do INPI e que os sinais marcários em todos os pedidos ou registros de base sejam iguais ao reivindicado no pedido internacional. São considerados ativos os pedidos ou registros que não tenham sido arquivados, extintos, cancelados ou anulados em caráter definitivo. Nesses casos, a conferência das informações para fins de certificação considerará as informações constantes em todos os registros ou pedidos de base indicados no formulário de pedido internacional.
Serão verificados os seguintes requisitos de certificação:
i. a data de recebimento do pedido internacional pelo INPI;
ii. o(s) número(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base para o pedido internacional;
iii. a correspondência entre o(s) titulare(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e o(s) depositante(s) do pedido internacional;
iv. a correspondência entre o(s) endereço(s) do(s) depositante(s) e o(s) endereço(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
v. a correspondência entre a marca apresentada no pedido internacional e a(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
vi. a correspondência entre os produtos e serviços reivindicados no pedido internacional e o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
vii. a correspondência entre a indicação de cores constante do pedido internacional e as que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, se houver;
viii. a correspondência entre a indicação, se houver, de que a marca é composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo feita no pedido internacional e a imagem da marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
ix. a correspondência entre qualquer indicação de que a marca é tridimensional, coletiva ou de certificação feita no pedido internacional e as constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base; e
x. a correspondência entre a reivindicação de cores da marca constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a reivindicação feita no pedido internacional, se houver.
Em relação ao item “vi” acima, ressalta-se que a lista de produtos e serviços reivindicada no pedido internacional deve estar contida na(s) lista(s) de produtos e serviços do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, não sendo necessária a identidade entre as listas.
O INPI verificará apenas os requisitos de certificação acima listados, nos termos da Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum. Os demais elementos do pedido internacional, bem como a verificação do preenchimento adequado do formulário não impedem a certificação do pedido e serão objeto de análise pela Secretaria Internacional.
O INPI também não realizará qualquer verificação quanto a pagamentos efetuados diretamente à Secretaria Internacional, considerando que a ausência de pagamento pelo depositante constitui irregularidade a ser aferida pela própria Secretaria Internacional em seu exame.
No depósito do pedido internacional, deve ser designada ao menos uma Parte Contratante, não podendo ser designada a Parte Contrante na qual o pedido internacional foi recebido, isto é, o Brasil. Posteriormente, o titular da inscrição internacional poderá realizar designações posteriores, devendo encaminhá-las diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 11 da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e Regra 24(2)(a) do Regulamento Comum.
Atendidos os requisitos de certificação, o INPI fará a transmissão do pedido internacional à Secretaria Internacional e notificará o usuário por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial.
Serão notificadas inconsistências para que o depositante promova as correções necessárias caso os requisitos de certificação não sejam atendidos. Não respondida a notificação de inconsistência no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, o pedido internacional será considerado inexistente. Respondida a notificação de inconsistência, caso não sejam promovidas as devidas correções, a certificação do pedido internacional será negada.
Data de recebimento¶
A data da inscrição internacional será a data em que o pedido foi apresentado perante o INPI, desde que o pedido internacional seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar dessa data, conforme art. 6º da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e art. 3(4) do Protocolo de Madri.
Conforme parágrafo 2º do art. 6º citado, a certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional no referido prazo serão garantidos apenas quando não houver inconsistências no depósito, recomendando-se, portanto, a conferência das informações sujeitas à certificação pelo depositante antes do envio ao INPI.
Nos casos em que o recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional ocorrer após o prazo de 2 (dois) meses, a data de depósito será a data em que o pedido internacional for efetivamente recebido pela Secretaria Internacional.
Números e datas dos pedidos e/ou registros nacionais¶
Durante a certificação, será verificado se o(s) número(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base enumerados pelo depositante no formulário de pedido internacional refere(m)-se à mesma marca e ao(s) mesmo(s) titular(es) indicado(s) no formulário de pedido internacional.
Nome e endereço do depositante¶
O(s) nome(s) e endereço(s) do(s) depositante(s) indicado(s) no formulário do pedido internacional devem ser idênticos aos que constam no(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Recomenda-se que o depositante realize as atualizações cadastrais necessárias junto ao INPI, quando for o caso, antes do envio do pedido internacional e que o(s) endereço(s) fornecido(s) seja(m) suficientemente completo(s) para fins de comunicação postal pela Secretaria Internacional, se necessário.
Para os casos de cotitularidade, devem ser indicados nome e endereço de cada cotitular separadamente. Observa-se, entretanto, que eventuais comunicações enviadas pela Secretaria Internacional serão encaminhadas apenas ao primeiro cotitular citado.
Correspondência da Marca¶
Na certificação, o INPI verificará se a marca constante do pedido internacional corresponde à marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base no momento em que o INPI realiza a certificação.
Após a certificação, não há impedimento para que a marca objeto do(s) pedido(s) ou registro(s) de base seja alterada se necessário, como nos casos de retirada de parte irregistrável do sinal marcário. Nesses casos, não é preciso que o INPI informe à Secretaria Internacional a alteração da marca.
Produtos e Serviços¶
Os produtos e serviços enumerados no pedido internacional devem estar contidos no(s) pedido(s) ou registro(s) de base, isto é, o pedido internacional pode contemplar todos os produtos e serviços constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base ou apenas parte desses produtos e serviços.
Não é permitida a ampliação dos produtos e serviços que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, seja pela inclusão de novos itens, pela utilização de termos mais abrangentes no pedido internacional, ou pela supressão, no pedido internacional, de termos restritivos contidos no(s) pedido(s) ou registro(s) de base.
Não é necessário que os termos utilizados no pedido internacional sejam idênticos aos que se encontram nos pedido(s) ou registro(s) de base, desde que sejam claros e que a utilização de termos distintos não resulte na ampliação de escopo dos produtos e serviços do(s) pedido(s) ou registro(s) de base.
No preenchimento do pedido internacional, é facultado ao depositante restringir a lista de produtos e serviços do pedido internacional para cada Parte Contratante designada, podendo este indicar produtos e serviços específicos por Parte Contratante designada. Isto é, é permitido retirar determinados produtos e serviços ou utilizar redação mais detalhada, desde que não haja ampliação da lista de produtos de serviços principal do pedido internacional.
Os produtos e serviços devem ser especificados por classe, recomendando-se o uso dos termos que se encontram na Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (Classificação de Nice) e no Gestor de Produtos e Serviços de Madri (MGS – Madrid Goods & Services Manager), a fim de evitar o envio de notificações de irregularidades referentes a produtos e serviços pela Secretaria Internacional. Para mais informações, consultar item 11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional.
Link para acesso à Classificação de Nice:
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html (inglês)
https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html (espanhol)
Link para acesso ao MGS:
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt (português)
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (espanhol)
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglês)
Cores¶
A indicação de que a marca internacional é composta exclusivamente por uma cor ou combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo, deve estar de acordo com a imagem da marca constante do pedido ou registro de base.
Além disso, será verificado se as cores da imagem da marca constante dos pedidos ou registros de base correspondem às cores reivindicadas no pedido internacional. Nos casos de pedidos ou registros de base em que a figura da marca esteja em preto e branco, o requerente poderá solicitar o pedido internacional com cores. Destaca-se que o inverso não é possível, vale dizer, se os pedidos ou registros de base referirem-se a marca colorida, deve haver a correspondente descrição de cores no pedido internacional.
Exemplo:
| Marca constante do pedido ou registro de base | Marca constante do pedido internacional | Observações |
 |
 |
A marca colorida constante do pedido internacional é considerada correspondente para fins de certificação, uma vez que a marca constante do pedido ou registro de base está em preto e branco. |
Após o recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional, os dados relacionados a reivindicações de cores, indicações de cores e de marcas compostas exclusivamente por uma cor ou combinação de cores não poderão ser modificados na inscrição internacional.
Marca tridimensional, coletiva ou de certificação¶
As indicações de que se trata de marca tridimensional, coletiva ou de certificação constantes nos pedidos ou registros de base devem corresponder àquelas realizadas no pedido internacional, não sendo possível alteração na inscrição internacional após o envio à Secretaria Internacional.
Informações complementares¶
O INPI não enviará documentos comprobatórios anexos à Secretaria Internacional. O depositante deverá verificar eventual necessidade e prazo de envio de documentos diretamente às Administrações de cada Parte Contratante designada.
Serão objeto de certificação pelo INPI apenas os requisitos anteriormente enumerados. Não obstante, além das informações obrigatórias, há informações que a Secretaria Internacional recomenda que sejam fornecidas antecipadamente a fim de evitar a necessidade de futuros esclarecimentos. Dentre estas informações complementares, destacam-se:
Indicação de idioma para receber comunicações:
No formulário de pedido internacional, o depositante pode indicar um idioma de preferência (inglês, espanhol ou francês) para as comunicações enviadas pela Secretaria Internacional. Caso o depositante não preencha o campo correspondente do formulário, as comunicações serão encaminhadas pela Secretaria Internacional no idioma em que foi preenchido o formulário.
Outras informações sobre o(s) depositante(s):
Quando for requerido pelas Partes Contratantes designadas, devem ser preenchidas as informações referentes ao depositante no campo 2(f) do formulário MM2.
Tradução da marca:
A tradução da marca é opcional, de acordo com a Regra 9(4)(b)(iii) do Regulamento Comum, e poderá ser apresentada no idioma do formulário, bem como nos demais idiomas aceitos pela Secretaria Internacional, vale dizer, inglês, espanhol e francês. Destina-se à Administração das Partes Contratantes designadas, não sendo aferida sua correção pela Administração de origem ou pela Secretaria Internacional.
Transliteração da marca:
Diferente da tradução, a transliteração da marca é compulsória, se for o caso, de acordo com a Regra 9(4)(a)(xii) do Regulamento Comum, e deve ser apresentada no idioma em que foi preenchido o formulário de pedido internacional. Assim, quando a marca objeto do pedido internacional for constituída de ou contiver caracteres não latinos ou números expressos em numerais não arábicos ou romanos, o depositante deverá apresentar sua transliteração para caracteres latinos utilizando a referência fonética do idioma em que foi apresentado o pedido internacional.
Descrição voluntária da marca:
O depositante poderá indicar no formulário de pedido internacional uma descrição voluntária da marca.
Observa-se que a descrição da marca será sempre voluntária, uma vez que não se trata de requisito exigido pelo INPI para os pedidos ou registros de marca nacionais.
Recomenda-se o preenchimento da descrição da marca quando esta for requerida pelas Partes Contratantes designadas.
Elemento da marca para o qual não se reivindica proteção:
O requerente poderá informar que não reivindica proteção para determinados elementos da marca. Deve ser observado, entretanto, que a não reivindicação de proteção incluída no pedido internacional será considerada para todas as Partes Contratantes designadas.
Indicação de segundo idioma - Designação da União Europeia:
Para os casos em que há designação da União Europeia, deve ser indicado segundo idioma, diferente do pedido internacional.
Reivindicação de senioridade - Designação da União Europeia:
Além disso, quando designar a União Europeia, o requerente pode apresentar a Reivindicação de senioridade, encaminhando o formulário respectivo (MM17), nos termos da Regra 9(5)(g)(i) do Regulamento Comum.
Declaração de intenção de uso da marca - Designação dos Estados Unidos:
Para os casos em que os Estados Unidos são indicados como Parte Contratante designada, o depositante deve encaminhar, junto ao formulário de pedido internacional (MM2), o Formulário de Declaração de intenção de uso da marca (MM18), obrigatoriamente em inglês e devidamente assinado, conforme Regra 9(5)(f) do Regulamento Comum.
O formulário MM18 também pode ser enviado diretamente à Secretaria Internacional. O requerente deverá estar atento ao prazo para apresentação desse documento junto à Secretaria Internacional.
Caso o Formulário de intenção de uso da marca não seja devidamente preenchido ou não seja enviado à Secretaria Internacional, a designação dos Estados Unidos poderá ser desconsiderada, conforme Regra 11(6)(c) do Regulamento Comum.
Prioridade¶
O depositante pode apresentar reivindicação de prioridade, nos termos da Regra 9(4)(a)(iv) do Regulamento Comum, informando, por meio de declaração no formulário de pedido internacional: (1) o número do pedido anterior, (2) a data em que foi depositado, (3) a Administração em que o registro foi requerido e (4) quando não não aplicável a todos os produtos e serviços do pedido internacional, os produtos e serviços correspondentes.
Todas as informações referentes à prioridade e eventuais irregularidades são de responsabilidade exclusiva do depositante, que deverá prestar esclarecimentos diretamente à Secretaria Internacional. Reitera-se que os dados de prioridade não constituem requisito para a certificação do pedido internacional.
Observado o prazo de prioridade previsto no art. 4 da Convenção de Paris, a prioridade pode ser constituída pelos pedidos ou registros de base ou, ainda, por pedidos de registro de marcas depositados em outros países signatários da CUP.
O depositante pode enumerar múltiplas prioridades, indicando os produtos e serviços correspondentes a cada data de prioridade. Em caso de prioridade para apenas alguns produtos e serviços, o depositante deve indicar os produtos e serviços que correspondem à prioridade reivindicada.
Durante a certificação, documentos comprobatórios de prioridade não serão exigidos ou analisados pelo INPI. Igualmente, não serão encaminhados à Secretaria Internacional quaisquer documentos de prioridade.
Nos casos em que a Secretaria Internacional identificar irregularidades relacionadas às datas de prioridades, essas serão desconsideradas e não constarão da inscrição internacional. Em tais casos, a Secretaria Internacional informará o depositante e o INPI.
11.2.2.3 Notificação de inconsistências no pedido internacional¶
Durante a certificação, quando forem identificadas inconsistências referentes aos requisitos de certificação enumerados no item 11.2.2.2 Etapa de certificação, o INPI não procederá a alterações de ofício. Nesses casos, as inconsistências serão notificadas na Revista da Propriedade Industrial para que o depositante promova as correções devidas em até 60 (sessenta) dias contínuos, sob pena de o pedido ser considerado inexistente, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.
Caso o próprio depositante identifique inconsistências em seu pedido internacional, também poderá solicitar as correções devidas, mesmo que não tenha sido notificado de inconsistência pelo INPI.
Em ambos os casos, o depositante deverá utilizar o serviço de "Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 - Regulamento do Protocolo de Madri)" (3005), realizar as alterações necessárias no formulário de pedido internacional (MM2), e reenviá-lo ao INPI.
| Como solicitar o serviço | ||
| Serviço: | Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri) | |
| Código: | 3005 | |
Para utilizar o referido serviço, o depositante deverá efetuar o pagamento da GRU correspondente e informar o número da petição do pedido internacional a ser corrigido.
Reitera-se que, havendo inconsistências identificadas na etapa de certificação, o prazo de 2 (dois) meses para o envio do pedido internacional pelo INPI à Secretaria Internacional não será garantido. Não obstante, o INPI poderá certificar e enviar o pedido internacional no referido prazo nos casos em que as inconsistências identificadas sejam corrigidas pelo depositante em tempo hábil. Neste sentido, as correções apresentadas poderão ser analisadas antes do fim do prazo de 60 (sessenta) dias contínuos de que trata o art. 5º, parágrafo único, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.
Quando o depositante não apresentar correção de inconsistência e novo formulário em até 60 (sessenta) dias contínuos após a notificação na Revista da Propriedade Industrial, o pedido será considerado inexistente, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019.
Respondida a notificação de inconsistência, caso não sejam promovidas as devidas correções, a certificação do pedido internacional será negada.
O INPI não realizará qualquer verificação quanto a pagamentos efetuados diretamente à Secretaria Internacional, considerando que a ausência de pagamento pelo depositante constitui irregularidade a ser aferida pela própria Secretaria Internacional em seu exame.