5. Exame substantivo

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios:

  • A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
  • Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa;
  • A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

O pedido de registro de marca é analisado com base em tais condições, além do exame dos autos. Preliminarmente, é verificada a presença e a regularidade dos documentos obrigatórios, bem como a presença de possíveis divergências entre os dados informados pelo titular na petição inicial (em papel, digitalizada, ou eletrônica) e aqueles apresentados no sistema. Também é verificada a adequação da especificação de produtos ou serviços à classe reivindicada, observando, ainda, outras petições vinculadas ao processo que possam interferir no resultado do exame.

Depois de efetuadas tais tarefas, e se não for detectado nenhum problema que enseje a formulação de exigência, dá-se prosseguimento ao exame, seguindo as etapas estabelecidas pelo art. 6º da Resolução nº 88/2013, descritas no item 5.7 Etapas de análise do exame substantivo.

De acordo com o art. 7º, parágrafo único, da Resolução nº 88/2013, a pesquisa por anterioridades impeditivas é feita apenas na classe de produtos e serviços reivindicada. Se a pesquisa apontar pedidos ou registros alocados em outras classes, é verificado se os produtos ou serviços assinalados pelas anterioridades em questão mantém afinidade mercadológica com os itens presentes na especificação do pedido em análise.

Realizado o exame de acordo com essas condições, efetua-se o despacho decidindo por seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.


5.1 Ordem das filas de exame

Conforme estabelecido na Resolução nº 88/2013, o exame substantivo é composto por duas filas de exame independentes entre si:

a) Pedidos sem oposição:

Engloba aqueles pedidos de registro que, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no caput do art. 158 da LPI, não foram objeto de oposição de terceiros.

b) Pedidos com oposição:

Agrega todos os pedidos de registro que foram objeto de oposição interposta por terceiros, independente da apresentação de manifestação por parte do requerente. Tais pedidos serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a 3 (três) anos no exame de marcas.

Em função da exigência de maior complexidade em sua análise, os pedidos com oposição poderão demandar prazo de espera superior ao observado entre os pedidos sem oposição.

Outra fila independente agrupa os pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação.

Fila de marcas coletivas e de certificação

Os pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação são igualmente objeto de fila de exame própria, estabelecida pela Resolução nº 119/2013.


5.2 Prazos de exame

Decorrido o prazo de 60 dias para a interposição de oposição previsto no caput do art. 158 da LPI ou, no caso de pedidos objeto de oposição de terceiros, passados os 60 dias adicionais para apresentação de manifestação previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal, o pedido de registro de marca estará apto para o exame de mérito. O prazo para a sua análise definitiva dependerá da demanda acumulada e da capacidade de processamento do órgão, observado o disposto no item 5.1 Ordem das filas de exame.

Prioridade de exame

Apenas requerentes (pessoa física) idosos, portadores de deficiência física ou mental, ou doenças graves têm direito à prioridade no exame, nos termos do art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.


5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício

Procurador

As informações referentes ao procurador serão alteradas de ofício nos casos de erro ou omissão de procurador declarado em petições e pedidos protocolados em papel.

Também ocorrerão alterações de ofício nos dados do procurador na hipótese de divergência entre as informações constantes do sistema de exame e do formulário eletrônico, prevalecendo os dados presentes no último.

Mudanças e destituições de mandatários deverão ser solicitadas por meio de petição específica, detalhada no item 3.7.4 Petições relativas à procuração. Informações adicionais sobre o instrumento de procuração e seu exame podem ser encontradas nos itens 3.8.1 Procuração e 5.6.1 Procuração.

Marca

A marca será alterada de ofício nos casos de divergência entre a declaração da sua parte nominativa e as palavras ou expressões constantes da apresentação mista, prevalecendo o texto presente na figura.

Exemplo:

Apresentação mista Declaração da parte nominativa Orientação
MARIANA A declaração da parte nominativa do sinal será alterada para "MARIANNE", adequando-a à imagem da marca apresentada. Não é necessária a republicação do pedido.

Além disso, também serão corrigidas as marcas nominativas publicadas com uso de letras maiúsculas e/ou minúsculas diferente do reivindicado na petição inicial, sendo dispensada a republicação do pedido.

Informações sobre a alteração do sinal marcário realizadas a pedido do usuário podem ser encontradas no item 9.1 Alteração da marca.


5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

Durante o exame do pedido de marca, é verificada a correção e a adequação da especificação de produtos ou serviços. Tal etapa é de fundamental importância, uma vez que a especificação delimita o escopo de proteção da marca. Desta forma, quaisquer tipos de inadequação, divergência ou dúvidas são saneados, seja por meio de alterações de ofício ou com a formulação de exigências.

5.4.1. Adequações na especificação
5.4.2. Especificação incompatível com a classe reivindicada
5.4.3. Especificação contendo termos pré-aprovados
5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas
5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos
5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista
5.4.7. Especificação de pedidos de marca tridimensional


5.5 Análise da legitimidade do requerente

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativa a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio requerimento, sob as penas da lei.

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de do registro.

No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo depositante, declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis.

5.5.1 Declaração de atividade
5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal
5.5.3 Legitimidade de pessoa física
5.5.4 Titular menor de 18 anos
5.5.5 Marcas coletivas
5.5.6 Marcas de certificação
5.5.7 Atividade de condomínio
5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada
5.5.9 Cotitularidade


5.6 Análise de documentos obrigatórios

Como parte do exame substantivo, é analisada a presença e adequação dos documentos obrigatórios, sendo formuladas, se necessário, exigências a fim de sanear e esclarecer possíveis incorreções ou divergências.

Dentre os documentos objeto de análise estão a procuração, os regulamentos de utilização de marca coletiva, a documentação comprobatória da prioridade unionista, entre outros.

5.6.1 Procuração
5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista
5.6.3 Regulamento de utilização de marca coletiva
5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação


5.7 Etapas de análise do exame substantivo

Conforme estabelecido pelo art. 6º da Resolução nº 88/2013, o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

Art. 6º - (...)

I) Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
II) Análise da disponibilidade do sinal marcário;
III) Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

Observação: A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais. Desta forma, sua infringência ensejará o indeferimento do pedido de registro, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise não tenha sido objeto de oposição.

Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas.


5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus incisos I, III, XI e XIV.

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público
5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes


5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, são consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI.

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade
5.9.2 Padrão de apostila
5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo
5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda
5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento
5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados
5.9.7 Termo técnico
5.9.8 Cores e suas denominações
5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade


5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar.

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso


5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/1996.

A proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI.

5.11.1 Análise da colidência entre sinais
5.11.2 Exame da afinidade mercadológica
5.11.3 Marca de terceiro registrada
5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer
5.11.5 Marca notoriamente conhecida
5.11.6 Dualidade de marcas
5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento
5.11.8 Designação ou sigla de entidade ou órgão público
5.11.9 Indicação geográfica
5.11.10 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos
5.11.11 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos
5.11.12 Desenho industrial de terceiro
5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros
5.11.14 Pseudônimo ou nome artístico
5.11.15 Obras protegidas por direito de autor
5.11.16 Casos específicos no exame da disponibilidade


5.12 Análise de pedidos com oposição

A petição de oposição é a peça por meio da qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. Já a manifestação à oposição é o instrumento de defesa do requerente do pedido, de caráter opcional, por meio do qual são apresentados argumentos contrários às alegações da impugnante.

A análise da oposição começa pela verificação de sua tempestividade, sendo checado se a mesma foi protocolada dentro do prazo legal de 60 dias contados a partir da publicação do pedido. Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, a mesma não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da LPI. Se ela tiver sido juntada tempestivamente, o exame prossegue.

Também é feita a verificação da tempestividade da manifestação à oposição, cujo prazo legal para protocolo expira após 60 dias contados a partir da notificação da oposição na RPI. Da mesma forma, as manifestações intempestivas não são conhecidas em função do contido no inciso I do art. 219 da LPI. Confirmada a tempestividade da manifestação, é dado prosseguimento ao exame com a apreciação dos argumentos e documentos apresentados nos autos e a análise dos resultados das buscas.

5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição
5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal
5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI
5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI
5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI
5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI


5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional

A marca tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais “não tradicionais” e refere-se unicamente à forma plástica de objeto para identificar produtos ou serviços. No entanto, seu exame também obedecerá, no que couber, a todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas às marcas ditas “tradicionais”, como a percepção de conjunto, observância das proibições legais e buscas dos elementos que a compõem.

5.13.1 Instruções para exame de pedidos de marca tridimensional


5.14 Análise de pedidos de marca coletiva

O art. 123 da LPI considera como marca coletiva "aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade".

Assim, a marca coletiva é um sinal que visa identificar produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa, organização fraternal ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-os de outros produtos ou serviços idênticos ou similares provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade.

Desta forma, deve ser observado que, ainda que o registro de uma marca coletiva deva ser de titularidade de uma entidade representativa de uma coletividade, esta marca será usada por seus membros, como uma indicação de associação com esta entidade coletiva, ao contrário das marcas de produto ou serviço, que distinguem individualmente suas origens.

O pedido de marca coletiva é analisado observando as condições expressas nos arts. 147 e 149 da LPI, onde está estabelecido que deve constar dos autos o regulamento de utilização da marca, dispondo sobre as condições de utilização e as proibições de uso do sinal. Quaisquer alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através do protocolo de petição contendo as mudanças efetuadas, sob pena de não ser considerada tal modificação.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias contados a partir da sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva


5.15 Análise de pedidos de marca de certificação

O pedido de marca de certificação é analisado observando as condições expressas nos art. 148 da LPI:

Art. 148 - O pedido de registro de marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação. e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Desta forma, o requerente do pedido de marca de certificação deverá apresentar documentação contendo:

  • As características do produto ou serviço a ser certificado, constando a descrição do tipo de produto ou serviço, quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas. Caso exista legislação específica, norma ou especificação técnica que disponha sobre o produto ou serviço a ser certificado, esta deverá ser anexada ao processo.
  • As medidas de controle que o titular utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções aplicadas no caso de uso indevido da marca.

Cabe ressaltar que essa documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 dias subsequentes, sob pena de arquivamento do pedido. É importante ainda ressaltar que o requerente de marca de certificação não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

O exame do pedido de registro de marca de certificação será realizado com base no atendimento destas condições. O exame verificará se os documentos apresentados contemplam todos os requisitos, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, o exame prosseguirá.


5.16 Buscas e outras referências

Busca por anterioridades
Durante a busca por anterioridades impeditivas, serão utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, explorando as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas. Cabe ressaltar que, conforme determinado pela Resolução nº 88/2013, as buscas por anterioridades se limitarão exclusivamente à classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos.

Instruções específicas para as buscas nos casos de pedidos com oposição podem ser obtidas no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição.

Pesquisas na internet
A internet é outra fonte valiosa de subsídios ao exame dos pedidos de registro de marca, podendo dirimir dúvidas ou reforçar entendimentos. Contudo, é necessário sempre observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir a erro.

Referências em dicionários
No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado será levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, será levado em consideração o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que essa recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos do público a que se destina a marca.


5.17 Convivência entre marcas

Acordos de convivência

Conforme o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº01/2012, os documentos rotulados de "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal. 

Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado.

Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão. Tal exigência poderá ser formulada, inclusive, em relação ao próprio sinal pretendido como marca, mas apenas nos casos em que a retirada de um determinado elemento marcário propicie suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, sem alterar o cunho distintivo do sinal, conforme orientações dispostas no item 9.1 Alteração da marca.

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas de um mesmo titular.


5.18 A decisão quanto à registrabilidade

A decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes.

Decisões pregressas
O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, embora não sejam vinculantes, as decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise (do requerente do pedido ou de terceiros) serão observadas e consideradas, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

Todavia, é preciso atenção às diferentes legislações, diretrizes e normas em vigor à época de tais decisões.


5.19 Despachos aplicáveis

O exame de mérito é a análise em si do pedido de registro de marca, o momento no qual é verificado se o sinal em trâmite está de acordo com o previsto na Lei da Propriedade Industrial. Dessa etapa, o pedido pode passar a quatro situações: Exigência, Sobrestamento, Deferimento e Indeferimento.

5.19.1 Exigência
5.19.2 Sobrestamento
5.19.3 Deferimento
5.19.4 Indeferimento
5.19.5 Outros despachos


5.20 Desistência do pedido de registro

Para desistir do pedido de registro de marca ou de uma oposição, o requerente deve apresentar uma petição, acompanhada, se for o caso, de procuração onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto ao INPI. No item 3.7.8 Petições de desistência ou renúncia, estão disponíveis informações sobre como apresentar uma petição de desistência.

Pedido de registro

O requerente que desejar desistir do pedido de registro deve fazê-lo através de petição própria, que pode ser apresentada a qualquer momento antes da concessão da marca. Caso a petição de desistência tenha sido protocolada por intermédio de procurador, é necessário que o mesmo possua poderes expressos para desistir.

Petição de desistência

A petição de desistência pode ser apresentada em qualquer momento até a concessão do registro ou de outro procedimento, como transferência, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para desistir caso a desistência tenha sido protocolada por intermédio de representante legal.

As petições de desistência nomeadas equivocadamente pelo usuário como "renúncia" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes para desistir do pedido ou renunciar ao registro.

Procuração com poderes específicos para desistir

A presença de tal documento nos autos é necessária no caso de pedidos de desistência protocolados por intermédio de procurador. Caso ainda não conste dos autos instrumento de procuração outorgando poderes para desistir, será necessário anexá-lo à petição de desistência. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de desistência.

Como solicitar o serviço
Serviço: Desistência de pedido de registro
Código: 383
Informações adicionais: 3.7.8 Petições de desistência ou renúncia
Tabela de Retribuições