5.19 Despachos aplicáveis

5.19.1 Exigência

A exigência é o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo. A mesma deverá ser respondida em até 60 dias de sua publicação, conforme o que dispõe o art. 159 da LPI.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

As seguintes hipóteses ensejam a formulação de exigência no exame substantivo:

a) Especificação de produtos ou serviços inadequada

É formulada exigência quando se constata que a especificação de produtos ou serviços é genérica, contém produtos e serviços de diferentes classes, inclui termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos ou, ainda, amplia o escopo da especificação constante no documento de comprovação da prioridade unionista, se for o caso. Orientações específicas sobre o exame da especificação e as circunstâncias que acarretam a formulação de exigências podem ser obtidas na seção 5.4 Análise da especificação de produtos e serviços.

b) Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros

Há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome civil, imagem, pseudônimo ou nome artístico de terceiros, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular do direito de personalidade, conforme disposto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.

c) Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro

Também há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular, conforme disposto nos incisos XIII e XVII do art. 124 da LPI.

d) Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação

Outro caso de formulação de exigência é quanto à atividade informada. Em que pese o formulário de petição de marca dar a oportunidade de o usuário marcar sob as penas da lei que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, com base no art. 128 da LPI, no momento da análise, pode ser solicitado que o requerente esclareça alguma dúvida quanto ao exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados.

e) Procuração ilegível, incompleta, contendo divergências de informação ou ausente (no caso de pedidos protocolados em papel)

Será formulada de exigência nos casos de procuração ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, fora do prazo de validade, que omita dados obrigatórios ou que apresente informações divergentes, conforme orientações dispostas no item 5.6.1 Procuração.

Serão igualmente alvo de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de procuração, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

Em casos de pedidos com titulares estrangeiros, o artigo 217 da LPI obriga o requerente a constituir representação legal no Brasil, podendo o advogado ou agente apresentar o documento de procuração em até 60 dias do primeiro ato da parte, sob pena de arquivamento.

e) Documentos de comprovação da prioridade unionista incompletos, ilegíveis, desacompanhados de tradução ou ausentes (no caso de pedidos protocolados em papel)

Em casos de pedidos com prioridade unionista, a exigência pode ser formulada quando os documentos apresentados estiverem incompletos (seja tradução, especificação ou dados da marca) ou ilegíveis a ponto de impedir a identificação das informações necessárias, conforme orientações contidas na seção 5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista.

Também serão objeto de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade unionista, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

f) Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil

Caso o sinal em exame contenha reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil, poderá ser formulada exigência para que o requerente declare seu desejo de prosseguir seu pedido com a retirada de tal termo, se respeitadas as condições estabelecidas no item 5.11.9 Indicação geográfica.

g) Regulamento de utilização de marca coletiva ilegível, incompleto ou inadequado

Serão objeto de exigência os regulamentos de utilização de marca coletiva ilegíveis ou que não atenderem os requisitos dispostos seção 5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva. O mesmo é válido para as modificações do regulamento apresentadas posteriormente pela titular do registro.

h) Documentação técnica de marca de certificação ilegível, incompleta ou inadequada

Os pedidos de marca de certificação contendo documentação técnica ilegível, incompleta ou inadequada ao disposto na seção 5.15 Análise de pedidos de marca de certificação também serão objeto de exigência.

i) Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item 5.17 Convivência entre marcas. Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes comprovem tal relação empresarial por meio de documento hábil.

j) Exigência para opoente em oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI

Quando do exame de oposições com base no inciso V do art. 124 da LPI, nos casos em que os produtos ou serviços reivindicados no pedido oposto não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, poderá ser formulada exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade alegada, conforme instruções constantes do item 5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI.

Retirada da parte irregistrável da marca no âmbito de resposta ou contestação a exigência

Se, em resposta a uma exigência, o requerente do pedido solicitar, em sua defesa, a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, será admitida a possibilidade de alteração da marca nos termos do Parecer INPI/PROC nº 48/2003, se atendidas as seguintes condições:

a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido;

b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original Marca alterada por solicitação do requerente Decisão
Em resposta à exigência para apresentação de autorização para registro como marca de obra artística, o requerente solicita a retirada da imagem protegida por direito autoral de terceiro do sinal pleiteado. A alteração será aceita e o signo subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.
Como solicitar o serviço
Serviço: Cumprimento de exigência
Código: 340
Informações adicionais: 3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência
Tabela de Retribuições

5.19.2 Sobrestamento

Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

Tal hipótese pode contemplar as seguintes situações de anterioridades:

a) Pedido em aguardo do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência de registro e emissão de certificado;

b) Pedido em aguardo do prazo de interposição de recurso contra indeferimento total ou parcial;

c) Pedido em aguardo do exame de recurso contra indeferimento total ou parcial;

d) Pedido em aguardo da decisão definitiva sobre procedimento de transferência;

e) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);

f) Pedido ou registro sub judice.

Exceção ao sobrestamento

Conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Resolução nº 88/2013, sempre que pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros pendentes de decisão final, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão a ser publicada na RPI, a fim de subsidiar eventual recurso contra o indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.


5.19.3 Deferimento

O deferimento do pedido de registro ocorre quando o sinal examinado não infringe nenhum dispositivo legal e atende às condições de registrabilidade previstas. Dessa forma, o pedido recebe o deferimento e cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI) ou no prazo extraordinário (30 dias após o término do prazo ordinário), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Informações adicionais sobre a concessão do registro de marca podem ser obtidas no item 6.1 Concessão do registro.


5.19.4 Indeferimento

O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei. A retirada, de ofício, de itens da especificação é uma limitação ao direito, no sentido que determina o escopo de proteção conferido à marca. Desta forma, quando um sinal é deferido com alteração de ofício de sua especificação, ocorre um indeferimento parcial, passível de recurso conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DICONS nº 04/2001.

O titular do pedido indeferido, total ou parcialmente, poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.


5.19.5 Outros despachos

No decorrer do exame substantivo, o pedido de registro e as petições a ele vinculadas podem ser objeto de outros tipos de despacho, como:

Republicação

A republicação tem a função de permitir que terceiros se manifestem contra pedido de registro já publicado que sofreu alterações significativas em seus dados bibliográficos. Dentre as situações que ensejam a republicação do pedido de registro, destacam-se:

a) Alteração de especificação genérica solicitada em cumprimento de exigência, conforme disposto no item 9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços;

b) Alteração de especificação contendo produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas solicitada em cumprimento de exigência, nos termos do item 5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos;

c) Perda da prioridade unionista (retirada de ofício ou por desistência), tratada nas seções 5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista e 5.4.1. Especificação de pedidos com prioridade unionista;

d) Correção de erros de digitação na marca nominativa, conforme disposto no item 9.1 Alteração da marca;

e) Correção de erros ou omissão na reivindicação de cores, tendo em vista o indicado na seção 9.1 Alteração da marca;

f) Correção no nome do requerente;

g) Inclusão de dados da data prioridade unionista omitidos em publicações anteriores;

h) Correção de dados da data de prioridade unionista;

i) Inclusão de itens na especificação omitidos na implantação de dados no sistema (pedidos em papel e pedidos eletrônicos com anexo depositados antes do formulário de especificação livre); e

j) Correção de imagem da marca reivindicada em cores erroneamente publicada em preto e branco por incorreção na digitalização (pedidos em papel).

Vale notar que, em princípio, a retirada de itens da especificação (de ofício ou a pedido) e a adequação de divergência entre a declaração da parte nominativa e a imagem da marca não ensejam a republicação do pedido.

Arquivamento por falta de procuração

São arquivados os pedidos ou petições protocolados por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não foi anexado aos autos no prazo de 60 dias contados a partir da data do depósito/protocolo, conforme disposto no § 2º do art. 216 da LPI. Vale lembrar que os instrumentos de procuração ilegíveis ou rasurados devem ser objeto de exigência se anexados dentro do prazo mencionado.

Anulação de despacho

Estão sujeitos à anulação os despachos efetuados equivocadamente em função de erros formais, tais como:

a) Não observação de prazos legais;

b) Não observação de petições tempestivas;

c) Não observação da ausência de documentos obrigatórios, como procuração, regulamento de uso de marca coletiva, entre outros; e

d) Demais falhas formais que ensejam formulação de exigência ou alteram o andamento do exame dos processos ou petições envolvidos.

Retificação de despacho

São passíveis de retificação os despachos com texto incorreto ou incompleto e os despachos com omissão de informações como anterioridades impeditivas, fundamentação legal da decisão, entre outros. A retificação do despacho distingue-se da anulação por não alterar o andamento do processo.

Decisão de não conhecer petição

Nos termos do art. 219 da LPI, não serão conhecidas as petições, oposições ou recursos:

a) Apresentados fora do prazo legal;

b) Sem fundamentação legal; ou

c) Desacompanhados de comprovante de pagamento da retribuição correspondente.

Convém observar que, conforme indicado no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedido com oposição, as petições com argumentos e alegações características de oposição protocoladas fora do prazo legal não serão conhecidas, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 219 da LPI.

Ato de prejudicar petição

Será prejudicado o exame de petições que carecem de objeto, ou seja, cujo ato pretendido não seja aplicável em virtude da situação processual em que se encontra o pedido, registro ou petição no momento do protocolo da solicitação, dentre os quais, se destacam:

a) Petições de oposição em pedidos arquivados por falta de procuração, por desistência ou por não cumprimento de exigência;

b) Petições de manifestação a uma oposição arquivada, não conhecida ou prejudicada;

c) Petições de transferência em pedidos arquivados/indeferidos sem interposição de recurso à época de seu protocolo; e

d) Petições de transferência em registros extintos à época de seu protocolo.

Decisão de atender/não atender petição

Eventualmente, as partes envolvidas no trâmite do pedido ou registro podem solicitar a correção de dados ou atos relativos ao processo por meio de petição. A validade das correções solicitadas é avaliada, sendo atendido ou não atendido o pleito do peticionário.

Vale lembrar que os questionamentos envolvendo discussão sobre o mérito de decisões (recursos, manifestações etc.) são objeto de serviços específicos, não se enquadrando na categoria de retificação por erro do INPI, destinada exclusivamente à correção de erros formais ou materiais.

Decisão de deferir/indeferir petição

Durante o exame substantivo, podem ser objeto de deferimento ou indeferimento as petições de:

a) Desistência do pedido de registro;

b) Desistência da petição;

c) Nomeação, destituição ou substituição de procurador;

d) Reivindicação suplementar de prioridade unionista;

e) Renúncia a mandato de procuração;

f) Renúncia a registro de marca;

g) Devolução de prazo; e

h) Correção de dados no processo devido à falha do interessado.

Das decisões de deferir ou indeferir tais petições cabe recurso, conforme previsto no art. 212 da LPI.